特許法の独立特許要件違反が無効理由になっている理由

特許法の質問です。(以下、H23年改正後です)

法126条7項のいわゆる独立特許要件違反ですが、これは無効理由(123条1項8号)になっています。

訂正の効果は、訂正後の明・請・図により特許査定等がされたものと擬制されますが(128条)、
もしも訂正審判における独立特許要件違反があれば、法29条等での無効理由(123条1項2号等)で処理できるように思います。

なぜ、独立特許要件違反も無効理由になっているのでしょうか。

識者の方、ご教示ください。

No.3 ベストアンサー 回答者： Murasan759 回答日時： 2012/03/12 11:31

法学論としては、訂正審判において訂正が認容された場合、「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるもの」であると認められたものとなります。

この訂正審判における審理判断とは独立して、その後の無効審判において進歩性欠如等を理由に「特許を受けることができない」と審理判断されてしまうと、その無効審決は、確定した訂正審判に抵触してしまうこととなります。これは、準用民事訴訟法３３８条１項１０号の再審事由になります。

そのような法律状態を生じさせないようにするには、無効理由として、訂正審判における独立特許要件の審理判断が誤っていたことを立法しておく必要があります。

この回答へのお礼

なるほど。

ただ、そうすると、「訂正の認容」の定義が問題になるようにも思います。

下記と同様ですが、実案は無審査登録主義であるが故、訂正の認容時においても、実案の新規性・進歩性等は見ず、特許は訂正の認容時において、認容した場合は新規性・進歩性等を見たということになりますね。

後者の場合は、その根拠はまさに独立特許要件なのですが、では仮に特許法に独立特許要件が無ければ、実案と同様に、訂正を認容したとしても、新規性・進歩性等の面での無効理由は残存し続けるということですかね。

とすれば、独立特許要件の条項は無くてもよいような・・・

お礼日時：2012/03/12 22:12

No.4 回答者： Murasan759 回答日時： 2012/03/13 00:12

> とすれば、独立特許要件の条項は無くてもよいような・・・

立法論として、訂正の要件として不要ではないかということであれば、その通りだと思います。

独立特許要件を訂正の要件として立法したからには、無効理由として、訂正審判における独立特許要件を満たすという審理判断を無効理由としておかないと、法律論・立法論上おかしなことになるということにすぎません。

実務上有益な議論でないためあまり表に出てきませんが、私見としては、もう独立特許要件は訂正要件から除外したほうが良いとは思っています。とはいうものの、本法の改正は国会を通す必要があるため、上記のような消極的理由では足りず、何らかの積極的理由がないと多数の国会議員の理解が得られないようです。

この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございました。

お礼日時：2012/03/13 06:41

No.2 回答者： skiplaw 回答日時： 2012/03/12 00:54

弁理士です。

根拠は、青本にも記載されていないので、推測ですが、H２３年改正前に関しては、
訂正審判は、特許全体を対象に請求されるものであるので、独立特許要件違反の効果は特許全体に及ぶのに対し、法２９条等の無効理由は、特定の請求項にのみ及ぶことが根拠であるように思えます。

原理上は、例えば独立項１～３がある特許について、請求項２について特許性がないにも関わらず訂正が認められた場合、請求項２のみならず、特許全体について、無効審判請求を行えることになります。ただ、実際は、請求後に訂正請求によって請求項２について瑕疵が治癒すれば、無効理由がなくなることになるので、請求項２についてのみ無効審判を請求した場合と、実質的に差異はないと思います（もしかしたら差異がある場合もあるかも知れません）。

おそらく、立法者は、実際の適用範囲の差異よりも、訂正の要件は無効理由に含めるべきだという考えが最初にあって、123条1項8号に独立特許要件違反が入っていても他の規定と矛盾しないので、わざわざ除かなかったように思います。

H２３年改正で訂正審判の対象が請求項ごとも可能になりますが、それでも特許全体や一群の請求項を対象にした訂正審判もあり得ることから、123条1項8号から独立特許要件違反を除かなかったのだと思います。

この回答へのお礼

なるほど。
ただ、とすると、実案の訂正で独立特許要件が課されないのは、単に無審査登録主義だからとは言い切れなくなってしまうようにも思います。
訂正の要件は無効理由に含めるべきであれば、実案もそうしても良いようにも思います。(実案で独立と虚要件を課すのは、やはり個人的には違和感がありますが。。。)

お礼日時：2012/03/12 22:07

No.1 回答者： oo14 回答日時： 2012/03/11 23:59

最近多いですね。

最近審査請求するとどこともこればっかりです。
国際的になってきたということで、あまり困惑はしませんが、
どっちにしても、拒絶理由は1回はいただけるので、
お経のようなものと思っています。

この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時：2012/03/12 22:01