初めて質問いたします。

個人で出願した特許に関して早期審査請求を実施しました。これに対し先日拒絶理由が特許庁より送付されてきました(拒絶理由は29条の2です)。現在、有効な戦略があれば対処して特許を成立させたいと考えております。

素人ですので個人で特許庁に回答することは無理と判断し弁理士の方と相談したいと思っているのですが、その準備のためにいくつか質問させてください。
Q1. 弁理士さんの知り合いはおりません。紹介してもらう最善の方法は日本弁理士会などがやられている無料
相談などでしょうか?(紹介は無料相談を利用しますが、回答作成などの実作業には費用を支払うつもりです。)
Q2. 弁理士さんははじめ複数の方に相談してみるのがよろしいでしょうか?
Q3. どういった程度のものが29条の2でだめで、どういった程度のものが新規の発明として認められるのか自分でもある程度知識をつけおきたいので参考書を探しています。門外漢でもある程度読めるような参考書があるようでしたら教えてください。

ちなみに当方のバックグラウンドは
1. 工学部出身。以前企業の研究開発部門におり業務で数件特許を書いた経験があります。ただし明細書作成の仕上げは会社担当の弁理士さんに実施していただきました。
2. 今回の特許は明細書作成までを自力でやりました。
 (いまから考えるとこのときも弁理士さんと相談するべきでした。出願時は今よりものになるかどうかわからない状態で、費用をかけたくなかったので自力で実施しました。出願後しばらく放置していたのですが、世の中の流れからもしかしたらお金になるかもしれないと考え、最近審査請求しました)
3. 特許に関する参考書はどれがよいのかわからなからない状態の中、なにかで「特許判例百選」を見つけたので、目を通しました。しかし100%理解しているとはいえません。

です。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

企業で知的財産部門で権利化・活用に従事している者です。


特許法29条の2に基づく拒絶理由通知でしたらば、先行技術(特許になっているものor係属中の特許出願、面倒臭いので実案は省略)の引用拒絶ですから、拒絶応答の基本としては「引用された技術とは同一ではなく、『この部分』が違って新規性がある」旨を述べる必要があります。

 弁理士は請求範囲の異同を言い抜けるプロでしょうから、上手く回避手段を提示してくれると思います。但し、拒絶応答期限が40日ぐらいでしょうから、弁理士に直ぐに対応してもらう必要があります。大企業からの委託発注案件をたくさん受けている有能な特許事務所になると、既存の顧客案件を処理(特に先願サーチ・特許出願)することを優先しますので、直ぐに良い弁理士を探し出して対応依頼・競技することが肝要です。

【Q1について】
 やはり、取っ掛かりは日本弁理士会に相談することでしょうね。
 弁理士も、自分の精通した(産業)分野と未知・不得手な分野がありますので、あなたの発明がどの分野であるのかを明確に伝えておかないと、分野の違う弁理士を紹介される時もあるのでご注意下さい。

【Q2について】
 総論としては仰せの通りですが、複数の弁理士に相談する時間的余裕は無いと思います。

【Q3について】
 特許法29条2については、拒絶の根拠となる発明・特許が示されていますので、「これらとは、解決手段において、この点が違って(即ち「従来技術には無い」)新しい技術ですう」と主張れば足り、応答としては楽です。しかし、場合によっては補正、特に特許請求の範囲を減縮することも必要です。

 参考書については、僕の会社では、入社1年目~3年目の明細書作成担当者に対して以下の本を必読させています:
(1)「広くて強い特許明細書の書き方」(吉井一男著:発明協会刊)
(2)「特許ワークブック 書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願」(特許庁企画:発明協会刊)
(3)「特許の知識[第7版] 理論と実際」(竹田和彦著:ダイヤモンド社)
初心者から中級者に使えますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
そうですね。一刻も早く弁理士さんに相談しないといけませんね。実は通知を受け取ってから早くも10日ほど経ってしまっています。ちょうど期末で仕事が忙しくどうしても抜けられませんでした。

書籍紹介有難うございました。勉強させていただきます。

お礼日時:2005/04/04 23:09

>素人ですので個人で特許庁に回答することは無理と判断し弁理士の方と相談したいと思っているのですが、



今後継続して出願手続の依頼が見込める企業ならまだしも、一個人が自力で出願し、拒絶理由通知が来てから特許事務所にお願いした場合に、果たして受任してもらえるのかどうか、ちょっと疑問です。
すでに手に負えない状態になってしまっている可能性もありますし。
たとえ受任してもらえたとしても、その場合には出願時から受任していた場合の標準的な意見書・補正書作成費用と比較して割増で請求されるものと思っていてください。
素人の方が明細書を書いたものの後始末は、むしろ厄介なんです。
今さら遅いのですが、出願時から特許事務所に依頼すべきでしたね。

なお、先行技術と本願発明とを技術的に比較検討するのは、特許事務所の仕事ではなくて出願人の仕事と思ってください。
発明の技術背景からすべて一番わかっているのは、「当業者」たる発明者乃至出願人です。
特許事務所は、法律及び審査実務の観点から出願人にとって最善の道を選ぶべくサポートしますが、弁理士や特許事務所の実務担当者は「当業者」ではありませんので、発明者・出願人が技術的サポートをした方がいいです。
技術的サポートがあれば、あとは特許事務所の担当者が審査基準や過去の経験も考慮に入れて、審査官にその発明が特許性があるものであることを納得させるのに足りる意見書を作成してくれます。

但し、どうにもならない場合も多々あります。
専門家が見て新規性のないと思うものを新規性があると騙すことはできません。
くれぐれもその点は誤解なさらないようにしてください。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/04/06 21:25

>在外者で90日だったように思います。



在外者は3か月でしょ。
90日は在外者の場合の審判請求期限です。
こんなこと、専門家にとっては常識かと思ってました。(苦笑)
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Q3については、特許庁からでている審査基準の29条の2のところが参考になると思います。



応答期限は、普通は60日で、在外者で90日だったように思います。40日は商標の応答期限ではないでしょうか。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tj …
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この回答へのお礼

私の場合は60日でした。補足有難うございました。

お礼日時:2005/04/04 23:14

>拒絶応答期限が40日ぐらいでしょうから



「専門家」の方に横レスするのは気が引けるんですけど、意見書提出期限は60日じゃありませんか?
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm

参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm
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この回答へのお礼

私の場合は60日でした。補足有難うございました。

お礼日時:2005/04/04 23:12

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Q特許法29条の2

29条の2の適用において、
出願人または発明者が完全一致している場合は
除外されるとあります。

したがって、これから出願する発明が
既に発行されている公報等に記載されていても(クレームは異なる)
それらが自分自身(出願人が同一)であれば
問題なしと思っていました。

ところが、最近読んだ何かの本で、
「自分自身の出願でもそれが特許庁により公開されれば
その明細書、図面にある発明は新規性を失うので特許されない」
と書いてあるのを発見しました。

上記の意味としては、出願人が同じ場合は関連出願が先に公開された場合でも
それにより自動的に新規性が失われるとみなされないが、
その公開をきっかけにして発明内容が現実によく知られることとなり
実質的に新規性が失われた時のことを言っているのでしょうか?

詳しい方いましたら回答お願いします。

Aベストアンサー

「~『新規性』を失うので特許されない」
新規性(29条1項各号)は出願人同一でも適用されます。先願公開前の出願であれば拒絶されない(29条の2)、先願公開後の出願であれば29条1項各号で拒絶ということだと思われます。

Q先願の公開前に同一の後願が出た場合の疑問

特許の審査においては、その出願の出願日より前に公開された文献と対比するとのことですが、
特許の審査の引例は公開日が基準なのに、「新規性」の基準は出願日という所に矛盾を感じます。

講習会や特許事務所で質問したところ、
特許の出願内容は公開公報が発行されるまでは、「審査官も見れない」と聞きましたが、
「審査官は公開前の出願内容を知ることができる」と聞いたこともあります。
いったいどちらなのでしょうか?

先願Aと同一もしくは類似の内容の後願Bが、Aの公開前(Aの出願翌日から1年半の間)に
出願された場合、Bの審査の引例としてAを審査官が見れないのであれば、
同一もしくは類似の内容であるのに、BはAを拒絶の理由と出来ず、AとBの両方が登録に
なってしまうという場合が生じるのではないか?と思うのですが、どうなのでしょうか?

しかし、たとえ審査官が出願前の文献を見れたとしても、
法的にBに対してAを「引用文献」として出すことは不可能だと思いますので
他に拒絶の理由が見つからなければBを通さざるを得なくなると思います。
 (1) こういう場合は、いったいどうなるのでしょうか? 
 (2) 審査官は公開前の情報が解るのでしょうか?
お解かりになる方、教えてください。

特許の審査においては、その出願の出願日より前に公開された文献と対比するとのことですが、
特許の審査の引例は公開日が基準なのに、「新規性」の基準は出願日という所に矛盾を感じます。

講習会や特許事務所で質問したところ、
特許の出願内容は公開公報が発行されるまでは、「審査官も見れない」と聞きましたが、
「審査官は公開前の出願内容を知ることができる」と聞いたこともあります。
いったいどちらなのでしょうか?

先願Aと同一もしくは類似の内容の後願Bが、Aの公開前(Aの出願翌日から1年半の間)...続きを読む

Aベストアンサー

29条の2の先願が発見されたときの取扱は、以下のFAQで説明されています。
結論は、「公開されるまで待つ」です。

http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/soukishinri_shinsa.htm#5
第3 出願公開前の審査における留意点
出願公開前に一次審査が行われる場合は、以下の点に留意してください。
1.審査の一時保留
審査官が先行技術調査を行った結果、以下の(1)~(2)に該当する出願を発見した場合は、出願人に審査を一時保留している旨の通知書を審査官名で発送します。((2)の場合については、先願の国際公開番号も記載した通知書を発送します。)
(1)「後に出願公開されると特許法第29条の2の先願となる出願」
(2)「後に翻訳文が提出されると特許法第29条の2の先願となる外国語でなされた国際出願(注)」


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