国内出願の審査において海外特許の引用で拒絶されることがある？

Question

特許に関しての質問です。

日本国内に出願して審査官の審査を受けた場合、日本国内の先願の
引例で拒絶されることは良くある話です。
でも、海外の先願（たとえばUS特許）によって拒絶された経験はありません。
で、質問です。

(1)日本の特許法では、海外の先願によって拒絶されることも、あり得るのか？
(2)そうだとすると、審査官は海外特許もホントに調べているのか？
(3)もし、審査官が海外はまともに調べてないとすると、海外の発明を
真似して国内出願した場合、国内に先願がなければ成立することもあり得るのか？

APIC · Accepted Answer

まず、先願と公知刊行物等とはきちんと区別しましょう。先願とは、特２９条の２や特３９条１項で言うものであり、審査対象出願の出願（優先権主張している場合にはその優先日）時点でまだ公開されていないものを指します。公知刊行物は、特２９条１項３号や特２９条２項において引用されるものであり、審査対象出願の出願（優先権主張している場合にはその優先日）前にすでに公開されているものを指します。米国特許明細書等は、「先願」ではなくて「公知刊行物」となります。ちなみに、海外刊行物は特２９条の２や特３９条１項で言う正確な意味での「先願」とはなりません。これらを踏まえた上で、回答します。

(1)については、米国特許や欧州特許等の海外刊行物に基づいて２９条１項３号や２９条２項で拒絶理由が通知されることは、日常的にあります。話によると２０年以上前からよくあったそうです。それどころか、非特許文献（学術論文等）に基づいて２９条１項３号や２９条２項で拒絶理由が通知されることもあります。

(2)の審査官は海外特許もホントに調べているのかどうかについては、実際に引用例として引かれていますけど、実際に調べているのが本当に審査官なのかどうかは、本人たちにしかわからないでしょうね。２ちゃんねるに審査官が書込みをしているスレがあるので、そちらで直接聞いて下さい。（当然自分で調べていると答えるでしょうけど。）
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1234263211/

(3)については、海外刊行物が発見されてしまえば拒絶理由通知がされるし、運良く発見されなければ特許査定される可能性もあり得るでしょう。冒認なんて証明することはまず不可能ですし。

なお、ANo.1に出て来ている異議申立てなんていう制度はとっくに昔になくなっています。「特許無効審判請求」という言葉に置き換えて読んで下さい。

ANo.2に出て来る拡大先願とは、上に書いた２９条の２のこと、即ちまだ公開されていない先願の話であり、海外公知刊行物はもちろん対象外だし、公開前の海外出願も対象外です。パリ優先権云々は、他人による海外公知発明を横取りする場合に関するこの質問については全く無関係の話ですね。

Na0ya · Answer

某企業で知財部に所属しているものです。

(1)日本の特許法では、海外の先願によって
拒絶されることも、あり得るのか？

中間処理において一度経験があります。
日本出願Aのファミリーの米国出願Bの公開公報が29条2項できました。
そして、同時に日本出願Aの公開公報が29条の2できました。

つまり、下図でいうところの３と４の間に出願した案件に対して
来た引例でした。
(なぜ日本公開が米国公開より遅れたのかは不明)

↓1.日本にてAが出願　　　　　 ↓4.Aの公開
―――――――――――――――――――――――＞時間
　 ↑2.AをもとにBを出願　↑3.Bの公開


(2)そうだとすると、審査官は海外特許もホントに調べているのか？

おそらく調査委託会社の手腕による為、一概には何とも言えないと
思われますが、日本出願のファミリーぐらいは
調べるのではないでしょうか?


(3)もし、審査官が海外はまともに調べてないとすると、海外の発明を
真似して国内出願した場合、国内に先願がなければ成立することもあり得るのか？

成立します。でも無効理由があるので、無効審判が起きれば
特許は無効になると思われます。

APIC · Answer

＞(2)海外特許が引用例として引かれている、ということなので国内で見つからなければ海外も必ず調べる、というフローになっているんでしょうかね。

いや、国内も海外も一括で調べてるはずですよ。その中で厳選して、極力類似したもの／有力なものだけをピックアップしているはずです。（たまに１０件以上もの特許文献や公知刊行物を引用する審査官もいますが。）

＞但し、あとから「特許無効審判請求」によって取り下げもあり得る。

無効審判で負けて潰される時は、「取り下げ」ではなく「無効審決」です。また、審決前に自分からギブアップする時も、すでに登録されている場合は「取り下げ」ではなくて「（特許権の）放棄」と言います。［“出願”は取り下げることが可能ですけど、“権利”（特許権）は取り下げるものではありません。法律の世界の話なので、閲覧者のためにも用語は正しく使わせてください。］

＞出願時点での国内の公開出願(出願後1.5年経過したもの）や、国内で成立した特許などは、「先願」ではなく「公知刊行物」ということでしょうか？

どうやらよく理解できなかったようですが、要するに問題は、質問文中の「海外の先願（たとえばUS特許）によって拒絶」という部分が意味不明ということです。

特２９条１項３号や特２９条２項は、「“先願”に記載された発明と同一の発明又は“先願”に記載された発明に基づいて容易に発明することができた発明は拒絶する」という規定ではなく、「“公知刊行物”に記載された発明と同一の発明又は“公知刊行物”に記載された発明に基づいて容易に発明することができた発明は拒絶する」という規定です。つまり、国内・海外の特許明細書等や過去の特許出願の公開された明細書等に限らず、他の一般的な刊行物（雑誌、論文等々）も拒絶の根拠・証拠（“公知刊行物”、“引用文献”）になるということです。

従って、例えばある米国特許に基づく拒絶とは、「その米国特許が“先願”だから拒絶される」という意味ではなく、「その米国特許“明細書”が本願出願前に公開されていたから拒絶される」という意味です。

一方、“先願”という言葉は特２９条の２や特３９条１項において用いられる用語であり、「“日本で”すでに本願より先に本願発明と同じ発明を記載した出願（“先願”）があるので拒絶される」という場合に使われます。つまり、海外特許出願は“先願”の対象にはなりません。

特許制度に詳しい人であれば、「海外の先願（たとえばUS特許）によって拒絶」という部分は意味不明の文章に見えるし、この部分を読んだ段階で、「そんなことはあり得ない！」というのが唯一の正解になってしまいます。

こういう質問をするということから考えて、nana35さんもおそらくこの業界の人か、さもなければ頻繁に特許出願をしている人なんだろうと推測されますが、正しい用語を使わないと回答者だけではなく後から読んだ人にもわかりにくいものとなり、ネット上にずっと残ってしまうものとしては如何なものかと思います。

takapat · Answer

かつては、世界各国が独自の分類で特許出願を区分していましたが、現在は世界各国が同じ基準（国際特許分類、Internatinal Patent Classifiaction, IPC）に従って特許出願を区分しています。拒絶理由通知の先行技術文献調査結果の記録に、調査した分野としてIPCの区分が記載されています。この場合、検索対象は、IPCで検索可能な範囲ですので、JPO、USPTO、EPO、WIPO等のデータベースが対象となると思います。
また、独立行政法人　科学技術振興機構の提供するＪＤｒｅａｍIIは、国内外の科学技術に関するあらゆる文献情報が検索可能で、その情報量は４，９００万件以上です。
先行技術文献調査結果の記録にＪＤｒｅａｍIIで検索された非特許文献としてドイツ語やフランス語で書かれた論文が引用されたこともあります。
さらに、情報提供により、企業の発行している技報やパンフレットなども先行技術文献として用いられることもあります。
最近は、審査の迅速化を図るために先行技術調査の民間委託もしていますので、国内外のあらゆる情報が拒絶引例となり得ます。

tomo3104 · Answer

（１）は海外の先願による拒絶でなく、引例、公知になった発明で拒絶になるのではないかなと思います。昔は海外の公知発明では拒絶にならなかったようですが、「ネットの普及により海外の知られた発明を調べやすくなり、海外の公知発明で新規性の判断もされる」と勉強しました。

まとめると、海外で出願された先願によっては拒絶にならず、その発明が公開されて公知になった理由をもとに拒絶になるのだと思います。

（３）の問題は難問で、他人の発明をまねた冒認によって拒絶の可能性があります。
また、「海外の公開された発明」を日本に出願する場合は、先ほどの（１）の回答のように拒絶になりますが、「海外の公開されてない発明」ならば拡大先願の規定にかからなければ出願が認められるのだと私は考えます。

まとめると、問題点は２つ。冒認と拡大先願が海外と日本でどのようになっているのかちょっと勉強不足でわかりませんでした。
しかし基本的に特許法は国ごとで独立なので海外の特許発明が日本で出願された場合は公知で拒絶されない限り出願が認められると思います。

パリ条約を確認してみます。

kumataro_ · Answer

特許事務所勤務の者です。
私は、海外の特許文献が実際に拒絶理由通知に引例として書かれていたのを見たことがあります。
ですから(1)はあります。(2)は調べてます。
(3)はまずありえないと思われますし、
もし成立したとしてもその海外特許を引例として異議申し立てすることができます。
その主張が正当であると認められれば、その特許をつぶすことができます。

国内出願の審査において海外特許の引用で拒絶されることがある？

まず、先願と公知刊行物等とはきちんと区別しましょう。

某企業で知財部に所属しているものです。

＞(2)海外特許が引用例として引かれている、ということなので国内で見つからなければ海外も必ず調べる、というフローになっているんでしょうかね。

かつては、世界各国が独自の分類で特許出願を区分していましたが、現在は世界各国が同じ基準（国際特許分類、Internatinal Patent Classifiaction, IPC）に従って特許出願を区分しています。

（１）は海外の先願による拒絶でなく、引例、公知になった発明で拒絶になるのではないかなと思います。

特許事務所勤務の者です。

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