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先日、個人で商標を登録しようとしたところ、審査にひっかかり登録できませんでした。

登録できない理由として審査官から挙げられた商標を先に登録していた法人(ほとんど誰でもCM等で知っている大企業です)へその商標の使用の有無を問い合わせたところ、現在使用しておらず、今後も使用する予定は無いとの事でした。

私が登録しようとした名前と商標登録されている名前は、綴りや全体の読み方は異なり、一部分の読み方が似ているだけでした。

それに加え、私は個人のアパレルメーカー、商標登録している企業は素材メーカーであり、商品とターゲット自体が異なるので法律的に似ていると判断されても世間一般的に両者のネーミングが混同されない事は明らかです。

そもそも、現在使用事実の無い商標のせいで登録できなかったわけですし、それで名前を変えなければならないというのは嫌なので、今後もその名前を使い続けたいと考えています。

もしこの商標登録できなかった名前を使い続けるとしたら、私が被ることになる損害というのはどのようなものが考えられるのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

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A 回答 (2件)

もし、商標の商品・役務の区分が違ったならば、登録されるはずです。

ですから、審査の際に、同一区分か類似とみなされてしまったのでしょう。

商標権の効力 - 特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shotoha.htm

ご質問の場合、対策は2つあって、

1)3年以上使っていないので、不使用取消審判を請求し、登録商標を無効とする
2)どうせ使っていないのであるから、登録商標の権利を譲り受ける(買い取って、権利者を移転した旨の登記をする)

というものです。2)で済めば、1)をして改めて出願・審査を受けることも省けます。そのかわり、買取費用の交渉は必要です。

商標について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office
http://www.jpo.go.jp/index/shohyo.html

この回答への補足

商標権の効力のURL掲載ありがとうございます。

後でよく目を通してみます。

ちなみに今回通達された拒絶理由はこちらです。

●この商標登録出願に係る商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当します。

引用商標はNo1~No3まで3つありました。

以下は私がこの拒絶理由通知を受けて自分で対応した内容です。

まず始めに、手続補正書で引用商標No2を回避する事を決めました。

次に、引用商標No1、No3に対しては下記の5つの選択肢を考えました。

1・意見書で反論する
2・不使用取消審判を請求する
3・商標権の譲渡の交渉を行う
4・権利行使をしないという内容の契約を結ぶ
5・登録を諦める

引用商標No1、No3を保有している会社(以降:乙)は同一で、使用を確認したところ3年以上使用していないとの事でしたので不使用取消審判の請求を検討しましたが、なぜかNo3の商標の方の【登録日】が平成20年だったため請求できませんでした。

3年以上使用していないとの事でしたので乙へ商標権譲渡の交渉を持ちかけましたが今後使用する可能性があるとの事で断られましたので選択肢3は消えました。

しかしここで、「出願人名義変更届で一度乙に出願人名義を変更して、登録された後に商標権移転登録申請書で私に譲渡する」方法をご提案頂きました。

ところがこの案を実施した場合の対価について双方の折合いがつかなかったため、交渉は決裂しました。

10社ほど弁理士事務所に問い合わせたところ意見書での反論は極めて困難であると言われたので商標登録を諦めました。

損害賠償請求を行われないのであればそのまま名前を使用したいので、商標権の効力についてもちょっと調べてみます。

補足日時:2009/11/14 22:01
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商標法38条3項に「商標権者は、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

」とあります。ですので損害賠償請求をされる恐れはあります。
ただし、損害が発生していないことを抗弁として主張立証して損害賠償を免れることもできます。
また、正当にその商標を使用しようとするのであれば、その商標権者(又はその実施許諾者)がその商標を、その指定商品又は指定役務に対して継続して3年以上日本国内において使用していないのであれば、不使用取消審判を請求することができます(商50条1項)。
ここで質問者さんが、「使用していない」と立証する必要はなく、商標権者が「使用していた」又は「使用していないことについて正当な理由がある」ことを証明する必要があります(商50条2項)。
取消されれば、再度商標登録出願をすることにより、商標登録を受けることができます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

損害賠償請求をされる恐れがあるとの事ですが、私の件については何の損害も発生しないと思うのでそのまま使用し続けても損害賠償を免れることができるという理解でよろしいでしょうか。

ところで、何を以て損害と見做されるのでしょうか?

商標法においてその定義についても明らかでしたら補足説明頂けると幸いです。

ご指摘あった不使用取消審判の請求ですが、引用商標の登録日が2008年でしたので不可でした。

2002年から使用していないとの事でしたので何故登録したのかは不明です・・。今後その商標を使用する予定は無いそうです。

補足日時:2009/11/14 16:07
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