特許権の有効範囲について

Question

現在　あるベンチャー企業（A社とします。）のソフトウェア製品をOEM供給を受けて販売しています。

A社の社長の個人情報調査を行ったところ、OEM製品のビジネスモデル特許の発明人となっていました。しかしながら出願者は当該社長が以前在籍していた会社（B社とします）であり、３名での共同出願となっていました。

B社も未だに同様の特許技術を使用した製品を販売しており
当社が拡販を続けるといずれ競合することが考えられます。

この場合、当社がOEM供給を受けている製品の特許権は出願者であるB社のものだと考えられるのですが、当社がB社から特許侵害で訴えられる可能性は無いものでしょうか？

特許については素人ですので　ご教授いただきたくお願いします。

tsu9013 · Accepted Answer

こういうサイトは、弁理士とか弁護士に相談する前にちょっと聞いておこうというものであって、ここだけで判断される人はいないと思うのですが…。

さて、とりあえず特許となるかorならないかが重要です。審査請求の有無等に注意して下さい。

ASPですと、かなり際どくなる場合が多いです。明細書でも、サーバ側とクライアント側を包含させる内容にすることが多く、この場合侵害と訴えられる可能性も多分にあります。
まずは、Ａ社の社長と事実関係を調査しておくことだと思います。

なお、補償金請求権（公開補償権という言葉は始めて聞きましたが（藁））とは、特許出願が公開された後に「このまま実施していると、特許権の侵害になりますよ」という警告をできる権利です。ただ、実際の請求は特許権が設定後となりますし、実施料相当額の請求となります。差止等の効果はありませんので、人によっては顔面蒼白になるのかもしれませんが、効果としては弱いものです。

万が一警告された場合には、弁護士若しくは弁理士にご相談されるとよろしいかと思います。

なお、条文上、65条1項で「その発明が特許発明である場合に…支払を請求することができる」とあり、特許発明とは２条２項に書かれているように「特許を受けている発明」です。従って、特許権設定登録前に補償金の請求をするというのは普通は考えられません。65条1項の趣旨は「補償金請求権を後に請求する場合には、いきなり請求するのではなく、警告をしておきなさいよ」という意味ですので…。

ただ、相手が中小企業や個人発明家等の場合は、自分の発明のみを見てしまい、特許法全般にあまり詳しくない場合があります。このような場合は、いきなり警告だの差止めだとの請求をされる場合がありますので、注意して下さい。

Black_alive · Answer

このような相談は、弁理士に然るべき対価を支払って解決してもらうべき事項です。

　そもそも、特許法第２条に定められる「実施」も理解していないド素人が自分の思ったことをそのままに投稿できるこのサイトで、専門家を名乗りながら判旨を取り違え、舌足らずのウソ回答を繰り返す者もいるこのサイトで、正確な答えが寄せられるとは期待しないことです。

　そして、ここの回答を真に受けて「あ、公開公報が出た段階だというだけで、特許査定はされていない。じゃあ、何か警告されることはないんだ」と信じて販売を続け、公開補償金の請求を受けて顔面蒼白になったとしても、誰も責任はとってくれません。(w

　弁理士に相談する前の予備知識としてアドバイスすると、公開段階であるとしても、出願人には公開補償金の請求が認められています（特許法第６５条第１項）。あくまで請求のみで、強制的に支払わせることはできませんけれど（同条第２項）。

　また、たとえＡ社長が出願人として名を連ね、将来的には特許権者たる地位を有する者であったとしても、その他の出願人との契約次第、また、貴殿とＡ社との実施行為の態様如何によっては、特許法第７３条第３項違反となる（共有特許権者の同意なき通常実施権者であるとされる）可能性も否定できません。

　いずれにしても、契約の内容が分からず、出願人が誰かも明瞭でないこちらに的確な判断はできません。
　早い段階で、弁理士に相談してください。ここの回答に基づいて素人判断することは、極めて危険です。

tsu9013 · Answer

まず、特許出願があるだけでしょうか？
特許権が無ければ問題有りません。これはIPDLで調べることができますので、調べてみて下さい。

次に、Ａ社の社長は特許出願人ですか？
発明者ですか？ただ、どちらの場合であっても訴えられる可能性はあります。

特許権侵害で訴えられないのは以下の条件に何れかに当てはまる場合です。それ以外は、差止め、損害賠償等の請求を受けてしまいます。

（１）特許権が無い
出願はしていても、権利となっていない場合。また、権利となっていても無効になる理由があって、無効とされた場合等。
（２）Ａ社長が特許権者＆ＯＥＭの製品を事実上Ａ社長から購入している場合
バイナリ形式のプログラムをＡ社長が製造して、それを貴社で購入し、パッケージ、マニュアル等のみを付けている場合。要するに、ソフト部分はＡ社長が製造して、製造したソフトを購入している場合。
この場合は、Ａ社長から購入した段階で特許権が消えた（消尽した）と考えるのが通常ですので、Ｂ社から訴えられる可能性は低いです。

martian · Answer

１．Ｂ社の出願が(審査前・中ではなく)特許登録されて有効に存続しているとして(必要な特許料を支払っているとして)、
２．Ａ社またはその社長さんのような関係者が特許権者にも実施賢者にも含まれていない(正当な実施権をもっていない)とすると、
３．おっしゃる通り、Ｂ社は特許権侵害として御社を訴えることが出来ます。
（１）Ａ社の社長さんが発明者の権利をＢ社に正当に譲渡していないとき(Ｂ社が勝手に出願したときなど)は、特許の無効について特許庁に審判を請求することが出来ます。（侵害訴訟は裁判所で進行。）
（２）Ａ社から供給されるＯＥＭ品が特許内容そのままでなく改良品である場合は、改良点につき出願しておいてクロスライセンスを申し込むことが出来ます。（Ｂ社の特許権侵害にはなります。）
（３）問題が難しいので専門家に相談される方がよいでしょう。

ahauhuaha · Answer

＞当社がOEM供給を受けている製品の特許権は出願者であるB社のものだと考えられる。

そうとは言えない。
ビジネスモデルの特許と製品の特許は別物だから。
その製品の特許がＡ社にあるかＢ社にあるか、または、すでに公知の技術（特許無効）なのかどうか、特許を調べる必要がある。
もし、その製品自体の特許をＢ社が保有しているのなら、Ｂ社はＡ社とあなたの会社を訴えることができる。
訴えるかどうかはＢ社の判断しだい。
Ｂ社が訴えられるのはＡ社だけでは？と思われがちだが、販売しているあなたの会社もいわば共犯みたいな形でＢ社は訴えることができる。

ビジネスモデルについては、あなたの会社がそのモデルを侵害しているなら訴えられる。どういうビジネスモデルなのかよく検討し、侵害しているかどうかの判断が必要。

また、Ａ社の社長とＢ社での、その特許使用権の問題をＡ社社長に確認する必要がある。

一般に、企業出願の場合、特許に発明者に名前があっても、それはその企業の社員としてのことで、特許の権利ついては出願企業に帰属している場合がほとんどであり、発明者個人ではその特許を行使することができない。出願時に、発明者は企業に特許件を譲渡する文書契約を提出しているはず。
だから、Ａ社社長はＢ社のビジネスモデルの特許を行使できないと考えられる。

あなたの会社がＢ社のビジネスモデルの特許を侵害している場合、Ｂ社はあなたの会社だけ訴えることができる。Ｂ社はＡ社を訴えられない。

まず、あなたがすることは、あなたの会社で販売している製品の特許をどこが保有しているのかを調べるとこと、と、あなたの会社のビジネス形体がＢ社のビジネスモデル特許を侵害しているかどうかを調べること。この２点。

特許権の有効範囲について

こういうサイトは、弁理士とか弁護士に相談する前にちょっと聞いておこうというものであって、ここだけで判断される人はいないと思うのですが…。

このような相談は、弁理士に然るべき対価を支払って解決してもらうべき事項です。

まず、特許出願があるだけでしょうか？

この回答への補足

１．Ｂ社の出願が(審査前・中ではなく)特許登録されて有効に存続しているとして(必要な特許料を支払っているとして)、

この回答への補足

＞当社がOEM供給を受けている製品の特許権は出願者であるB社のものだと考えられる。

この回答への補足

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