改良発明により満了特許の実施ができない？

Question

ある特許Ａの内容を利用しようと、その特許の満了を待っておりました。
ところが最近になって、この特許の改良特許Ｂが特許Ａと同出願人から出願され、特許になってしまいました（改良特許Ｂには「今までＡという方法が知られていたが、Ｂという方法は、より簡便にできる」と記載されています）。改良特許Ｂにおける優先権主張等はされていません。
改良特許Ｂのクレーム範囲をそのまま読むと、基礎特許であるＡが包含されてしまっています。そうすると、基礎特許Ａが満了したとしても、Ａの方法を実施すると改良特許Ｂに抵触すると言うことになってしまいます。
基礎特許Ａはもうすぐ満了になるのですが、満了後にＡを実施することはできないのでしょうか？できないとなると実質的に特許Ａの延長ということになってしまい、納得いきません。
できましたら、裁判判例や、ＨＰなども挙げて頂けたらうれしいです。
宜しくお願いします。

noname#4746 · Accepted Answer

すみません。補足が遅れました。

（Ｎｏ.４のお礼欄より）　
＞まさに、特許Ａの実施例にはステップａ＋ステップｂ’＋ステップｃが記載されています。と言うことは、改良特許Ｂについては無効審判で争える可能性があるということでしょうか？ 

　間違いないですね？

　Ａ、Ｂの２件の公報を読まなければこちらからは断言はできないのですが、
　特許庁には、審査経過（俗に「包袋」と言われます）が全て保存されています。それを取り寄せて検討なさって下さい。取り寄せの申し込み先は、「日本特許情報機構」、略称「ＪＡＰＩＯ」です。

　http://www.japio.or.jp/

　基礎特許Ａに本当にステップａ＋ステップｂ’＋ステップｃが開示されているのであれば、改良特許Ｂは、基礎特許Ａの公開公報を理由として拒絶されているはずです。これに対し、出願人（特許権者）が意見書にてどのように主張しているのかをご確認下さい。

　ただ、「このように主張しているから、権利範囲はこう解釈されるべきだ」という判断は、弁理士にご一任下さい。貴社に顧問弁理士がおられるならば、話は早いのですが。

　Ｗｅｂでの相談に限界があるのは、私どもも苦悩するところなのですが、このカテゴリの性格上、問題点を根掘り葉掘り詳細に聞き出すことがどうしてもできません。この点を何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。

参考URL：http://www.japio.or.jp/

noname#9130 · Answer

ちょっと混乱しているようですので整理しましょうね。

特許Ｂはどの時点で出願されたものなのでしょうか？

特許Ａが出願公開された後に出願されたものであれば、特許法第２９条第１項第３号（新規性）又は同法第２９条第２項（進歩性）での審査の対象になります。この場合、明細書全体の記載内容が判断材料になります。

他方、特許Ａが出願公開される前に出願されたものであれば、特許法第２９条の２（拡大された先願）は出願人同一のために適用されず、特許法第３９条第１項での審査の対象になります。この場合には、特許請求の範囲の記載内容のみが判断材料になります。

どちらなのでしょうか？

後者の場合でしたら、せいぜいあと１年半で特許Ｂの存続期間も切れることになりますよね。ということは前者なのでしょうか？　それでしたら、特許法第２９条第１項第３号（新規性）又は同法第２９条第２項（進歩性）で判断することになりますね。

でも、この場合には、特許Ｂではステップｂを特許Ａのものより限定されたもの（ステップｂ’）にし、それによってステップｃが不要になったわけですよね。それでしたら、新規性も進歩性もクリアーされてしまう可能性があります。

何故「可能性」と言うかというと、
(1) 特許Ａの明細書の実施例中にステップａ＋ステップｂ’だけの具体的実施例が記載されているかどうかが私にはわからないから、
(2) 本当にステップａ＋ステップｂ’＋ステップｃの具体的実施例が特許Ａの明細書中に記載されているのかどうかが私には確認できないから、
(3) 具体的な発明の内容がわからないので、ステップｂ’を選択することによってステップｃを省くことができるということが当業者に予測可能だったかどうかが私には判断できないから、
(4) 具体的な発明の内容がわからないので、ステップｃが発明全体の効果に対してどの程度の比重を占めるものなのかが私には判断できないから、
等々の理由からです。
（まあ、特許庁の審査官もその程度のことは見逃さないでしょうから、(1)や(2)のような具体例はおそらくないだろうとは思いますが。）

もしもステップａ＋ステップｂ’＋ステップｃの具体的実施例が明細書中に記載されていれば、ステップｂ’までの開示内容（又は発明内容）次第では、特許Ａの明細書に特許Ｂの発明の構成が記載されているということになる可能性がありますから、その時点ですでに特許Ｂの発明の作用効果は達成されていたってことになり、特許Ｂに係る発明は「単なる効果の発見」に該当し、拒絶の対象になり得るんですけどね。でも、これも飽くまで内容次第ですのでご注意を。

特許番号（又はせめて公開番号）をお教えいただければ、もう少し詳しいことをお話しできる可能性もあるのですが、そうするとi-s-iさんの個人情報がある程度わかってしまう危険性も生じてきてしまいます。その点はどうお考えなのでしょうか？

ところで、i-s-iさんが実施したい発明は、
（ア）ステップａ＋ステップｂ’＋ステップｃ
なんですか？　それとも、
（イ）ステップａ＋ステップｂ”（＝ステップｂ’以外のステップｂ）＋ステップｃ
なんですか？

まあ、（イ）だったら問題ないですよね。ということは、（ア）ということになりますか。それだと、特許Ｂの発明と比較して効率の悪いものになっちゃいますよね。それでもかまわないんですか？

できれば
（ウ）ステップａ＋ステップｂ’
で実施したいですよね？

それでしたら、特許Ｂを潰すことをお考えになった方がよろしいのではないでしょうか？

たとえすでに特許になっていても、特許法第１２３条の無効審判を請求することによって特許を潰すことができる場合があります。

ただ、これについては本当に詳しく内容を検討できないと、ここではご説明できません。というか、専門家が無償でお教えするようなことではございません。

というわけで、結局のところここで私ができることは、専門家（特許事務所、弁理士さん）のところに相談に行かれることをお勧めすることだけになってしまいますね。

特許事務所に行くのがいやでしたら、発明協会や弁理士会、その他でも無料相談があります。でも、無料相談は飽くまで無料の範囲内だと思いますよ。

この点については、次の質疑でも説明していますので、ご一読下さいね。

★マタマタ特許のことで無料の、弁護士
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=332267

参考URL：http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=332267

acacia7 · Answer

？？？？？？

２９条は発明と出願の関係ですから出願人の同一とかの問題はないですよね？・・
３９条にしても出願同士の前後判断ですから、
出願人が同一でも後願は排除されるはずです。

７２条の利用関係では権利者の同不同は関係あるとは思いますが・・

で、ステップｂが若干異なるということですが、
「ステップｂの条件を選択することでステップｃを省略することが出来た」
っていうことですよね？・・・・
このステップｃが省略できたことに十分な進歩性があるみなされたってことで・・
いわゆる「選択発明」ですね。
「特許法概説」のｐ１１９を見ていただくといいんですが・・
要は「選択により、予測困難な技術的な効果が得られた」ことが要件です。

ところが、実施例として発明Ａと同一の例を用いてるということで、
これが「予測が可能だったはずだ！」っていう事が証明できれば、
特許の無効性を主張できそうです。

acacia7 · Answer

ただ単に、特許Ｂが既存の特許Ａの一部でしかないのならば、
２９条に掲げられた新規性要件で無効理由を有しているのではないでしょうか？・・

補足を拝見する限り、ステップaとステップｂは両特許に共通している様ですし、
特許Aを実施するにあたり、ステップaとステップbがかならず実施されるわけですから。

・・・・このステップa、ステップbが微妙に異なったりしませんか？？？

参考URL：http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#s2

noname#4746 · Answer

＞改良特許Ｂのクレーム範囲をそのまま読むと、基礎特許であるＡが包含されてしまっています。

　おそらく、基礎特許Ａの独立請求項は、（方法ということですから、）
　「ステップａと、ステップｂと、ステップｃとを有する…方法」
というような記載になっていると思います。

　一方の改良特許Ｂの独立請求項は、基礎特許Ａを包含しているということですから、
　「ステップａと、ステップｂと、ステップｃと、ステップｄとを有する…方法」
などというように、基礎特許Ａに新たなステップが付け足されていると推察します。さらなるステップが付加されているのに、何故に基礎特許Ａよりも「簡便になる」のかがよく分かりませんが…（笑）。

　以上を前提として、話を進めます。

　特許権の侵害は、請求項に記載されている事柄を全て満足する場合に成立します（特許法７０条）。つまり、上記のケースであれば、ステップａ～ｄの４ステップを全て行うプロセスを実施した場合に、改良特許Ｂを侵害することになります。

　言い換えれば、請求項に記載されている事柄が欠如している場合、基本的には侵害とはなりません（注：「均等論」や「不完全利用論」という考えもあるのですが、この点は割愛します）。
　このため、例えば、ステップａ～ｃや、ａ、ｃ、ｄなどというように３ステップだけしか行わなかった場合、改良特許Ｂを侵害することにはなりません。

　このことからご理解頂けるかとは思いますが、例えば、基礎特許Ａを実施するということは、「改良特許Ｂにて付加されたステップは実行しない」ということですから、改良特許Ｂの侵害とはなりません。

　このように、改良特許Ｂは、基礎特許Ａを延命させるものではありません。

　なお、請求項の考え方は、下記ＵＲＬでのＱ＆Ａも参考になります。

■明細書のクレームについて教えてください
　http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=153481

参考URL：http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=153481

改良発明により満了特許の実施ができない？

すみません。

この回答への補足

ちょっと混乱しているようですので整理しましょうね。

？？？？？？

ただ単に、特許Ｂが既存の特許Ａの一部でしかないのならば、

＞改良特許Ｂのクレーム範囲をそのまま読むと、基礎特許であるＡが包含されてしまっています。

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　すみません。