引用発明の構成を含まずで、進歩性を主張できますか？

拒絶査定不服審判の請求書を自力で書いている一般人です。
できましたら、ぜひ進歩性について教えてください。

引用発明１　A＋B
引用発明２　A＋C＋D

本願発明　　A＋B＋C

審査官は引用発明１と引用発明２から進歩性を否定するのですが、
私は納得ができません。

このような場合に進歩性を主張するには
どのようにすればよいのでしょうか。

No.6 ベストアンサー 回答者： skiplaw 回答日時： 2011/05/10 12:40

補足に対する回答です。

考えられる主張は、以下のような感じで全部行うといいと思います。
　A+BにCを組み合わせることには阻害要因がある。
　CからEに設計変更することには阻害要因があり、設計的に変更することはできない。
　従って、A+B+Eは、当業者が容易に想到可能ではない。

この回答へのお礼

前回に続き誠にありがとうございました。

引用発明の組み合わせには阻害要因があり、
設計変更にも阻害要因があることを主張するのですね。
とてもすっきりわかりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時：2011/05/12 04:28

No.5 回答者： mahlergstav 回答日時： 2011/05/10 08:23

これ以上は、もっと具体的な情報がないとなんとも言えませんが、そんなものOkWaveなんかに出してはいけない。

特許について大きな誤解があるように感じます。

訴えられたり訴えるときには、弁護士に頼みますよね。特許は訴訟と全くおなじです。今、あなたは特許庁の審査官から特許法違反で訴えられているようなものです。訴訟の弁護士に相当するものが弁理士です。

自力で書いている一般人ということですから、職務発明の縛りなどはないと思いますから、適当な弁理士を知らなければ、弁理士会等に相談されたらよいと思います。

私も、出願多数、登録もそれに応じてありますが、拒絶理由通知の対応を死ぬほどやりました。わかったことは、特許発明と発明とは違うものだということです。

どんな素晴らしい発明でも、特許法に合致した記載ができなければ、独占排他権を与えることができません。審査官も悔しいのです。発明することと特許明細を書くことは全く別な仕事です。弁理士先生は発明をしないです。発明もしないのに何故特許明細を書けるのか。発明と特許明細を書くのは全く別な仕事だからです。

凄腕の弁理士がついていても、3回に2回くらいは、拒絶査定をくらいます。拒絶理由通知など喰らわないほうが稀でしょう。

出願時の弁理士費用など20万から30万円程度です。これくらいのお金が０に見えるようでなければ、特許登録はもともと無理です。

No.4 回答者： skiplaw 回答日時： 2011/05/08 22:30

弁理士です。

引用発明１の文献をよーく読んでください。
引用発明１の目的・作用効果を考えると、A+BにCを組み合わせると、引用発明１が主張する作用効果が悪化する可能性を合理的に説明できますか？
できる場合には、「引用発明１にCを組み合わせると、引用発明１の作用効果が台無しになるので、そのような変更は当業者は考えない。」と主張します。
このような主張を「阻害要因の主張」といいます。

また、化学系の発明であれば、明細書中の比較例・実施例に基づいて、A+B+Cの方が、引用発明１・２よりも優れていることを合理的に説明できますか？
できる場合には、「従来は存在しなかったA+B+Cという組み合わせをあえて選択することによって当業者が予測しえない顕著な効果が得られた」と主張します。
このような主張を「顕著な効果」の主張といいます。

進歩性の主張の大部分は、「阻害要因の主張」と「顕著な効果の主張」の組み合わせです。
電気・機械・構造系の発明では、「顕著な効果の主張」が認められることはほとんどありませんので、一生懸命、阻害要因の主張をします。

また、補正できるネタがある場合には、Ａ，Ｂ，Ｃの構成を下位概念にするような補正によって差別化ができる可能性があります。「阻害要因の主張」と「顕著な効果の主張」のどちらもできない場合には、補正によって差別化をするしかありません。

審判請求時の補正には、厳しい制約があり、「A+B+C」に「＋E」を追加するような補正は認められない可能性が大です。
また、審判請求時の補正が最後のチャンスであり、ここで特許にできなければ、その後、分割や補正の機会はありません。必要な場合には、この時点で分割出願をしておく必要があります。

この回答への補足

前回に続きアドバイスありがとうございました。
「阻害要因の主張」をしなければいけないということがよくわかりました。

最初の質問を少し変えますが、

引用発明１　A＋B
引用発明２　A＋C

本願発明　　A＋B＋E（新規発明）

（ＥはＣと似ている）

と主張したいとします。
この場合　A+B+C（引用発明１＋引用発明２）から
A＋B＋E（本願発明）への阻害要因を主張すればいいのでしょうか。

それとも、Ｅがなければ、絶対に本願発明にはならないゆえ、
審査官はＥと似ているＣを持ち出しているので、
ＣからＥを考えつく阻害要因を主張すべきでしょうか。

素人的にいえば、後者のように思えるのですが、
何卒よろしくお願いいたします。

補足日時：2011/05/09 13:55

No.3 回答者： mahlergstav 回答日時： 2011/05/06 12:41

引用発明１　A＋B

引用発明２　A＋C＋D

本願発明　　A＋B＋C

これだけなら、公知技術の単なる寄せ集めとみなされても仕方がない。たぶん、質問者様の意図は、

本願発明　　A＋B＋Ｅ（新規発明）

だと主張したいのに、審査官が

本願発明　　A＋B＋C

だと言っているのが納得できないのではないでしょうか。たぶん、ＥとＣが似ていると、御自分でも認識しているのではないですか。それでは、負けです。

Ｃではなくて、Ｅだと納得させないといけません。

この回答への補足

アドバイスありがとうございました。
返事が遅くなり申し訳ございません。

いろいろ考えたのですが、
Ｃではなくて、Ｅ（新規発明）なのだと思います。
ただ問題なのは、審査官が
引用発明２にＥは含まれていないにもかかわらず、
Ｅと似ているＣを持ち出し
進歩性を否定していることです。

引用発明２にＥが含まれてれば納得できるのですが、
Ｅと似ているＣを持ち出して
進歩性を否定することはできるのでしょうか

補足日時：2011/05/09 13:32

No.2 回答者： Murasan759 回答日時： 2011/05/06 11:40

Scipioさんがご納得できないということ自体が誤った判断なのか、拒絶査定の理由が誤っているのかによります。

また、実際の技術内容にもよります。
ある程度実務で経験を積まないと正しい判断も、適切な手続もできませんので、特許にすることを最優先するなら弁理士に相談されることをお勧めします。

ダメモトで自力で手続するというなら、納得できない理由を詳細に主張する努力をするしかないでしょう。
その際、「進歩性」が論点であって「新規性欠如」で拒絶されているわけではないので、どの引用文献にも本願発明「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」は記載されていないし本願発明の作用効果もないと主張してもあまり意味はありません。
引用発明１と引用発明２を知っている当業者にとって、引用発明１の「Ａ＋Ｂ」の構成に、引用発明２の「＋Ｃ」の構成を付加することが容易であったか否かを議論する必要があります。このあたりの考え方は、特許庁審査基準にも詳細に解説されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukuji …

また、一般の方が陥りやすい誤解として、そもそも、特許請求の範囲における本願発明の特定がきちんとできておらず、引用発明との技術的差異が明瞭になっていないことがよくあります。例えば「断面六角形の鉛筆。」という発明は、断面六角形にすること自体はただの設計的事項とされる可能性がありますが、「断面六角形とすることで各側面が転がり防止面とされた鉛筆。」という発明であれば進歩性が認められるというような場合もあります。

まずは、特許請求の範囲の記載をよく見直し、発明の技術的特徴が明らかとなるように必要な補正をした上で、引用発明１に引用発明２の「＋Ｃ」を当業者であれば組み合わせようとはしないことを色んな観点から主張していきましょう。

No.1 回答者： oo14 回答日時： 2011/05/05 22:12

組み合わせることによって顕著な効果があったと明細に書いてあるではないですか。

これを進歩性と言わないでなんとする。と、意見書で突っぱねると、たいてい通ったはずなんですが。
が、これでは向こうさんの立場がないので、ここ縮減をすこしかまして、補正手続きを同時に行います。
これは審判の時も一緒ですが、あまりにも崖っぷちですね。
ここまで、お金と時間をつぎ込まれたのだから、もうほとんど最後ですので、
弁理士に相談してみられたら、いかがでしょうか。道は残っているかもしれません。