特許つぶしについて

Question

言葉が悪いですが現在やってる工法が特許に広報になりました。下請け小企業なのですが、今後特許が有効になり作れなくなると困ります。親会社は米国であまり日本のことには興味ありません。そこでも同じ工法でやっています。そこで予算も無いので弁理士にも相談できません。（額によってはできますが）どのような手段で対応すべきでしょうか？宜しくお願いします。また成果報酬で引き受けてくれるということは無いでしょうか？

Studiogma · Accepted Answer

自分の会社で使用している製品または工法とほぼ同一のものが、第三者によって特許出願されることは良くあることです。
　その第三者というのは、恐らく同業者だと思います。よほど画期的でない限り同じ目的を達成するためのものですから、その技術は似たようなものになるのだと思います。
私の会社でもそのようなことは日常茶飯事です。

　ちょっとご質問の趣旨からはずれますが、このような場合は、次のような手順で来るべき日に備えます。
　当然、要所要所で弁理士と相談しながら進めます。質問者様は、経験が浅いようですので、弁理士からアドバイスをもらいながら進めないと難しいでしょう。
　発明協会（各県に支部があります）で無料相談がありますので、一度相談に行かれるといいですよ。

１．相手の特許を良く調べる。（権利の有無、審査請求の有無、権利内容の把握）
２．自社の技術と比較して、抵触関係にあるかを判断する。
　　（抵触しないと判断しても、相手から見れば抵触していると見られる場合もあります）
３．類似する出願を調べる。（相手の特許出願よりも以前に出願されたものを複数探す）
４．もし同様の技術があった場合には、無効審判に備え理論武装する。
ここまでできれば、相手の出方次第なので、事を荒立てない。
５．相手の特許が確定した段階で、権利成立の過程を調査し、再度権利範囲を把握する。
（意見書で述べられた反論等は、あとで言い訳ができない証拠となるのでそこを重点的に調査する。また、特許庁がした先行技術調査の内容も精査する。）
６．あとは、相手から警告書がきた場合に、当社は無効理由を有している旨伝える。
７．実際に裁判（侵害訴訟）になりそうになったら、無効理由をもって交渉する。
相手が他社に通常実施権等を許諾している場合は、なかなか折れない場合もあります。
８．侵害訴訟を起こされたら、無効審判を出す。

　以上、自社の技術が誰かの特許に抵触しており、かつ先行する同様の技術があった場合の対処法です。
　実際に裁判になると、多額の費用がかかりますので、交渉段階で納まればいいのですが。

　先行技術を探し当てることができない場合は、実施権の設定をお願いしてロイヤリティを支払ってでも続けるか、新たな技術を開発するかのどちらかだと思います。
　業界にもよるのでしょうが、私の業界の特許は、結構無効にできるものだと感じています、もちろん調査次第ですが。
　先日、約２年かかりましたが第三者特許を無効にすることができました。（裁判費用を掛けずにできました。）
　これは、質問者様と同様、６～７年前に他社が出願した事を知って、調査を繰り返し、無効であると確信し、警告に備えていました。運良く調査開始から数ヶ月で決定的な先行技術を探し当てましたので、ほとんど心配せずにその技術を使いつづけていました。
　企業（地方中堅企業JASDAQ）で知財を担当して１０年ほどになりますが、多いときで年に４～５回警告を受けたことがあります。完全にだめな場合は、即刻実施権を付与してもらいます。クロスライセンスの場合もあります。戦える場合は徹底的に戦います。裁判まで行ったケースは３回だけですが、負け無しです（無効となりました）。交渉段階で無効理由を見せるとおとなしくなる場合が多いと感じています。
以上ご参考まで。

noname#12001 · Answer

公開特許公報に載った特許がそのままで
特許が下りることは、考えにくいです。
すでに製品まであるものがですよ。
審査官は節穴ではないです。
ただ、この教えてｇｏｏはみてる暇がないほど
忙しいとおもいますので、
心配なら情報提供をしましょう。
審査等はありません。
簡単に言えば、「たれ込む」だけです。
万一登録されたら、そのとき考えればすむことです。

hal400 · Answer

やはり質問の趣旨からはずれますが、今後、こういった事態を避けるためには、自ら特許出願するというのが王道なのでしょうが、やはり出願費用などの事もありますので、公証人制度を利用するとう話を聞いた事があります。
他社に権利行使（攻撃）するつもりがなければかなり安価にできると思います。この掲示板には専門家のかたが多数いらっしゃるようですので補足いただければ幸いです。

Massy57 · Answer

ご質問とほぼ同様の事例を複数経験した者です。
結論として、先使用を特許権所有者に納得させるのは、公証人に先使用していたという技術内容を届けていない限りまず不可能でした。最終的に抵触・非抵触を決定するのは裁判所です。裁判まで争ったことはありませんが、いわゆる専門家である弁理士、弁護士段階では、「いかに内部資料に、出願に先立ってその技術を使用していたということが明白に記載されていても、それはあくまでも内部資料にすぎず、公証人役場に残されている資料以外は裁判で認められないと」いわれるのが通例でした。ご質問を読ませて頂いた感触では、技術内容を公証人役場に届けられているとは思えない（特許でやけどをしないと、公証人役場に行く人はまずいない）以上、先使用で特許に対抗するのはまず無理（少なくとも弁理士に相談してしまうと）と思います。ただ相手の特許が特許として公告された時点で、審査結果をよく吟味されると案外今ご実施されている技術が先方の特許の権利外に審査過程でなっているケースが多い、権利者が日本中の全産業相手に自己の権利の主張するのは時間と手間暇がかかり、権利行使をしてこないことがある等々をよく勘案され、ご対応されることをおすすめします。
ご質問を読む限り、最悪の場合、特許使用料と新しい製法と従来法のコスト比較で決断されることをおすすめします。

hal400 · Answer

Ｎｏ６のご意見のとおりですが、証明する客観的データが準備できたとしても、製造方法を改良するなどして先使用権範囲を超える可能性もありますので注意が必要です。

予算がないとのことですのでまずは下記のような場を利用することも検討されてはいかがでしょうか。

参考URL：http://www.jpaa.or.jp/benrishinohi/20050701consu …

参考URL：http://www.jpaa.or.jp/benrishinohi/20050701consulting.html

PatPatPat · Answer

すでに実施している技術に関する特許出願がされた場合、実施が先か出願が先かが問題となります。

> 現在やってる工法が特許に広報になりました。

これは恐らく公開公報であると推察します。特許出願は、原則として出願から１年６か月経たないと公開されません。質問文からは、実施が先か出願が先かを判断することはできません。このような場合、本物の専門家であればこの質問文から安易に「心配がない」などとは言いませんので、ご注意ください。

「特許法　第７９条（先使用による通常実施権）
　　特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」

出願時点ですでにborotonbiさん（の会社）がその発明の実施をし又はその準備をしていたことを証明する客観的データを持っているか否かが非常に重要になってきます。このようなデータをお持ちでしょうか。是非補足をお願いします。

> そこで予算も無いので弁理士にも相談できません。（額によってはできますが）

そんなことを言ってる場合じゃありません。場合に依ったら多大なる賠償金を請求される恐れもあります。親会社が米国の企業であればその場合の賠償額の大きさは熟知しているはずです。専門家に相談する費用は大したものではないと思われますので、是非専門家（弁理士や弁護士）に相談してください。

bentrey · Answer

【心配ありません】
特許法７９条には：
「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」
という法定の「先使用権」が認められています。

従って、仮にその特許が成立していても（特許公報）、その特許の出願日時点で、borotonbiさんの会社で既に実施しているor実施に向けての具体的な準備がなされていれば、borotonbiさんの会社での実施に対しては特許権は及ばないのでご安心下さい。

gluttony · Answer

No.3 を書いた者です。

「公報」と書くべきところを
「広報」と誤って書いてしまいました。
すみません。特許公報、公開特許公報
と読み直してください。

gluttony · Answer

「工法が特許に広報になりました。」との
ことですが、その広報は、”特許広報”なのですか？
ひょっとして、”公開特許広報”と書いて
あったりしませんか？

gsx1300r · Answer

無効審判という制度がありますので、無効理由に該当すれば特許を無効にすることができます。
しかし、無効審判で特許を無効にすることは、専門家でなければ非常に難しいです（専門家でも難しいです）。

最低限の着手金（＝必要経費）＋成功謝金で依頼を受けてくれる特許事務所もありますので
相談されることをおすすめします。

具体的内容に踏み込む前の段階の相談（いくら費用がかかるか、どういう手順となるのか等の相談）であれば、
多くの場合、無料でできますので、電話してアポを取ってみるとよいと思いますよ。

特許つぶしについて

自分の会社で使用している製品または工法とほぼ同一のものが、第三者によって特許出願されることは良くあることです。

公開特許公報に載った特許がそのままで

ご質問とほぼ同様の事例を複数経験した者です。

Ｎｏ６のご意見のとおりですが、証明する客観的データが準備できたとしても、製造方法を改良するなどして先使用権範囲を超える可能性もありますので注意が必要です。

すでに実施している技術に関する特許出願がされた場合、実施が先か出願が先かが問題となります。

【心配ありません】

No.3 を書いた者です。

「工法が特許に広報になりました。

無効審判という制度がありますので、無効理由に該当すれば特許を無効にすることができます。

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