補正でクレーム範囲外となった実施例について

知的財産部に配属になり数カ月のものです。よろしくお願いします。
出願当初明細書には、実施例が５つあったとします。拒絶理由対応のため請求項１を限縮する補正をしたところ、実施例２，３，４，５は請求項１のクレーム範囲内のままであるが、実施例１がクレームの範囲外であって効果が他の実施例２～５に比べ同等の場合、当初の実施例１は参考例１にするのが通常かと思います。
　クレーム範囲外であるにもかかわらず効果が実施例と同等な参考例について、意見書で何か述べたほうがよろしいでしょうか？この点に迷ってます。当初明細書には参考例１が効果の点で劣るようなことは一切記載されておりません。例えば、明細書に記載されていない効果まで持ちだして、参考例１が他の実施例よりも劣る点を意見書で述べたほうが良いのでしょうか。意見書で特に触れなくても良いのでしょうか。宜しくお願いします。

No.4 ベストアンサー 回答者： copert 回答日時： 2010/01/24 18:30

クレームから外れて比較例にならないものは参考例にする理由は、簡単に言えば、補正を簡単にするため、分割出願を容易にするため、等々です。

これらの詳細は、miyutakeさんも今後のためにご自分で勉強して考えるようにした方がいいですよ。あと、必要ないことはしないという考え方もあるでしょうね。補正後の発明にとって不都合なことが書かれていても、世界中に公開しちゃったんですから、今さら隠しても（削除しても）だめです。

次に、本願発明および引用文献の追加情報を考慮に入れて追加回答しますが、引用文献から、Ａ＋Ｄは新規性なし、Ａ＋Ｃも効果が証明されていないので進歩性なしでしょう。そもそも、実施例を見ると、Ａ＋Ｂが基本構成のように思われますね。でも、実施例１～５は全部、引用文献から容易に想到し得たものということになりますから、効果の有無がポイントになります（＃３に挙げた６つのケースの内の上３つ）。つまり、miyutakeさんが言う「効果」が何を指すのか、そしてその効果が予測できたものかどうかが重要になってきます。

Ａと組み合わせてＢを用いることによる効果が全く新たな効果で、しかもその構成からは全く予測できなかったものであれば、可能性はないこともないでしょう。

しかし、Ｂによる効果が引用文献に記載されていなくても、その技術分野ではＡに類似したものにＢを加えることやそれによってどういう効果が得られるかが従来から知られていたり、ＡにＢを加えればどういう効果があるかが予測できたのであれば、＃３に書いた６つのケースの内の２つ目に該当しますので、厳しいことになります。

そして、Ａ＋ＢがＮＧだったら、それと同等の効果しかないＡ＋Ｂ＋ＣやＡ＋Ｂ＋ＤもＮＧでしょう。（進歩性なし）

さらに、最後のＡ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄも、その効果が予測し得たものだったら、ＮＧでしょう。プラスアルファの効果（相乗効果）が必要です。これについては、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの詳細な技術内容（種類、配合量等）がわからないので、正確なことは言えません。（両方使ってるんだから効果が大きくて当たり前なのかも知れません。）技術者の方とも相談して、プラスアルファの効果を見つけ出して下さい。

この回答へのお礼

ご丁寧に回答をいただきまして、大変どうも有難うございます。
教わったことをよく考えて、対応したいと思っております。本当にどうも有難うございました。

お礼日時：2010/01/26 23:31

No.3 回答者： copert 回答日時： 2010/01/23 22:16

まず、補正前の請求項にはＡのみの場合が含まれているので、Ａが本願発明の基本構成で、それにＢやＣ、Ｄを加えたものが所謂実施態様と考えるのが妥当かと思いますが、正しいでしょうか？そして、引用文献にＡのみの場合が記載され、さらにＡ＋Ｂの場合が記載（示唆）されているということですね？（なお、＃２の回答文中には少々誤解があるように思われますが、実施例１はＡ＋Ｂ、実施例２はＡ＋Ｂ＋Ｃで、Ａのみの実施例は存在していないんですよね？）

＞クレーム範囲外であるにもかかわらず効果が実施例と同等な参考例について、意見書で何か述べたほうがよろしいでしょうか？

＃１のお礼欄に書かれたような場合だったら、何も言わなかったら確実に拒絶査定になるでしょう。

＞(3)しかし、Ａ＋Ｂ＋Ｃ、Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄの構成は容易に導けないので、請求項をＡ＋Ｂ＋Ｃ、又はＡ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄにすれば、新規性、進歩性は確保でき拒絶理由は解消できると仮定します。

この仮定は間違ってます。Ａ＋Ｂ＋Ｃは公知技術のＡ＋Ｂと同等の効果しか証明されていないので、進歩性なしと判断されると思いますよ。公知技術に意味のない構成要件を追加しただけでは特許は取れないし、そんな特許はそもそも権利として無意味でしょう。他人はＣを使わずにＡ＋Ｂの発明を実施すればいいだけの話ですから。

Ｃを使うことによる効果が明細書に記載されていなかったとしても、Ａ＋Ｂに加えてＣを使うことが容易に想到し得たことでなければ、使ったことによって考えられ得る効果を主張しておくべきです。なお、Ａ＋Ｂに加えてＣを使うこと自体が容易に想到し得たことだったら、明細書で効果が証明されていないことは致命的です。

以下、詳しい解説。

実施例２については、
（ア）Ａ＋ＢにさらにＣを加えることが当業者が容易に想到し得たことであるのか否か、
（イ）Ｃを加えたことによる効果の有無、
（ウ）その効果（のタイプ・大きさ）が予測可能か否か、
が問題です。

（ア）想到可　（イ）効果なし　（ウ）（効果なし）・・・拒絶理由あり
（ア）想到可　（イ）効果あり　（ウ）予測可・・・拒絶理由あり
（ア）想到可　（イ）効果あり　（ウ）予測不可・・・拒絶理由なし
（ア）想到不可　（イ）効果なし　（ウ）（効果なし）・・・拒絶理由あり　（∵無意味な追加要件）
（ア）想到不可　（イ）効果あり　（ウ）予測可・・・拒絶理由なし
（ア）想到不可　（イ）効果あり　（ウ）予測不可・・・拒絶理由なし
（下の３つについての（ウ）は、構成を知ったときに効果が予測できるか否か。）

効果が実施例で証明されていなくても、構成が容易に想到可能ではなくて、しかもその構成を採用すればある効果が得られることが予測できるのであれば、進歩性が認められる可能性はあります。したがって、机上論でもいいから実施例１を上回る実施例２の利点を主張しておくべきです。（実施例１の記載を削除してもだめです。）

なお、実施例３～５についても、もしもＤを加えることが当業者が容易に想到できたことだったという証拠（追加の引用文献）が見つかったら、効果（○→◎）の予測可能性が争点となりますので注意して下さい。

ちなみに、選択肢のうちの１つが公知技術だったというような場合（実施例１＝Ａ＋Ｂ、実施例２＝Ａ＋Ｃのうちの前者のみが公知で、Ａ＋Ｃを残すような場合）、公知とわかった発明を請求項からは除外ししかし実施例中に参考例として残すことは、特に問題はありません。効果が同等でも、代替手段として価値があるかも知れません。ただし、効果の点で負けていたら、進歩性なしと判断される恐れが大きいでしょう。

この回答へのお礼

ご丁寧な回答をいただきまして、どうもありがとうございます。
私の質問の仕方がまずかったと思います。どうもすみません。
実際の拒絶理由は下記のような事案で、ご回答の「ちなみに・・・」に該当するものと思いましたが、あっておりますでしょうか。
クレームから外れて比較例にならないものは参考例にするのだと知財部配属当時、会社の先輩より教わりましたが、そうするものだということで、どうしてそのようにするのか教わることができませんでした。
参考例については、同等の効果を有する代替手段の紹介、というような位置づけで捉えれば良いということでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。

（１）本願の補正前の請求項１
「A+B, A+C, A+D、A+B+C, A+B+D, A+C+D,又はA+B+C+Dのいずれかからなる☆☆樹脂。」
本願の実施例
・実施例１　A＋Bからなる☆☆樹脂　効果は○
・実施例２　A＋B＋Cからなる☆☆樹脂　効果は○
・実施例３～４　A＋B＋Dからなる☆☆樹脂　効果は○
・実施例５　A+B+C+Dからなる☆☆樹脂 効果は◎

（２）引用文献一つ
・クレームにはAが記載されている。
・明細書中で、Aに加え、さらにBやＣやＤやＸやＹやＺ（・・・等たくさん記載）を加えても構わないことが記載（※１）されているが、加えるどういう効果があるかは記載されていないし、加えることが好ましいとも記載されていない。
・実施例には「A＋D」が具体的に記載されている。

（３）引用文献の実施例よりA+Dが記載されており新規性違反の拒絶理由、及び理由が具体的に記載されていないが進歩性違反が通知された。

（４）引用文献でA+Dが開示されており、新規性違反を解消するため本願請求項１からA＋Dを削除する補正、
また、A+B, A+C, A+Dについては、引用文献の明細書中の上記記載（※１）から構成上、進歩性がない可能性があると判断し、請求項の選択枝のなかからこれらを削除する補正、最終的にA+B+C, A+B+D, A+C+D,A+B+C+Dを請求項に残す補正を検討。それに伴い、実施例１を参考例１に補正。

以上です。長くなり恐縮です。どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時：2010/01/24 02:15

No.2 回答者： trytobe 回答日時： 2010/01/23 16:05

追加情報を拝見しましたが、実際にそういう明細書があるときにそういう拒絶理由が来ることなど、現実に起きている事例なのかが疑問です。

つまり、将来起き得ることを仮定して考えすぎておられる（杞憂）ように見受けられるからです。

というのも（２）（３）のように、「新規性、進歩性の拒絶理由が来たとします。」「新規性、進歩性は確保でき拒絶理由は解消できると仮定します。」という場合、実際の拒絶理由通知には、拒絶理由の対象となる請求項が書かれており、請求項○については現在までに拒絶する理由を見出していない、という助言がついているものです。

または、引用文献にて、ＡにＢを含ませることで生じる効果が本願と異なるならば、それは新規な課題にたいする新規な解決技術手段として特許性はありえます。しかし、その場合には、実施例１と実施例２で効果に差がないから、Ｂを加えることによっての相乗効果は認められない、という進歩性否定の拒絶理由がかかれているはずです。

さらには、引用文献として要件Ｃに絡む言及が無いからこそ、拒絶理由が解消すると想定するはずです。

これらのような具体的な拒絶理由の記載内容（審査官の判断内容）によって、Ａ＋ＢやＡ＋Ｂ＋Ｃが特許性を有するかどうかは異なってきます。ですから、実際の拒絶理由通知にそって処理していれば、自ずと整合性がとられるのです。（審査官の指摘が妥当ならばそれを受けた補正をし、妥当でなければ論理的に技術と効果や従来技術との差異を説明・反論して納得いただけばよい）

なお、Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ（実施例３～５）の効果が実施例１，２より優れているならば、その判断基準（◎と○の差）によって、改良発明として特許性があるとみなされる余地は残ります。

最後に、出願人が勝手に特許請求の範囲を狭めてくれることについて、誰も他人は異議は唱えません。ですから、クレームをどんどん狭くして、そこから外れた実施例が参考例となろうとも、困る人は他にいないのです。（効果があるとわかっているのに、わざわざ権利から外してくれたわけですから、競合も審査官も助かります）

この回答へのお礼

ご回答を頂きまして、大変どうもありがとうございました。感謝いたしております。

お礼日時：2010/01/24 02:23

No.1 回答者： trytobe 回答日時： 2010/01/23 02:09

拒絶理由の内容によります。

つまり、実施例２～５は新規で発明の効果がある、と主張したいからこそ、実施例１が外れるような減縮の補正をして権利化しようとしているわけです。

その作戦が有効であるかどうかは、実施例２～５に減縮することで、拒絶理由が解消するのか否かにあります。逆にいえば、解消しないなら、もっと別の減縮（明細書本文中にある好ましい要件をクレームに追加するなど）で実施例１～５をサポートするクレームを維持する方策を考えるべきです。

なお、当初の明細書に開示されていないような効果を後出しで付け加えることはできません。腕でなんとか権利化できる明細書と、後で何とも手の施しようも無いどうしようもない明細書というのはあるものです。

この回答へのお礼

早速、どうもありがとうございます。もう少し教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
(1)本願の補正前請求項：Ａ、Ａ＋Ｂ，Ａ＋Ｂ＋Ｃ、又はＡ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
本願の実施例
・実施例１　Ａ＋Ｂ　効果は○
・実施例２　Ａ＋Ｂ＋Ｃ　効果は○
・実施例３～５　Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ　効果は◎
であったとします。
(2)引用文献にはAが記載されており、明細書中で、Aに加え、さらにBやＸやＹやＦや・・・を加えても良いことが記載されており（具体的にＡ＋Ｂの構成は記載されていない）、新規性、進歩性の拒絶理由が来たとします。
(3)しかし、Ａ＋Ｂ＋Ｃ、Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄの構成は容易に導けないので、請求項をＡ＋Ｂ＋Ｃ、又はＡ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄにすれば、新規性、進歩性は確保でき拒絶理由は解消できると仮定します。
(4)この場合、実施例１は参考例１になると思います。請求項の範囲内になるからこそ効果が良いのですが、請求項の範囲外にあるにもかかわらず効果の良い参考例の存在について違和感があり、どう考えたら良いかと迷い最初の質問をさせていただきました。

お礼日時：2010/01/23 13:42