知的財産部員が発明者となることについて

Question

はじめまして、知的財産関係の仕事をしているものです。
上司の行為について、どうしても納得がいかないのでご質問させていただきました。
他所様ではどの様に対処しているのか知りたいです。
もしくは取り決め等あるようでしたらお教えいただけないでしょうか？

以下、私が納得行かないと思った行為です。
(1)Ａが発明を完成させ、Ａのみを発明者として特許出願Ｘ（方法の特許）を行った。
　後日、上司が特許出願Xの方法とは別の方法でも課題を解決できることに気がつき、
上司のみを出願人として特許出願Yを行った（方法が違うため効果も微妙に違うが、
最終的に得られるものは一緒）。
(2)特許出願Xにかかる実施品について、実施品と全く同じ形状の意匠出願Zを、
　Ａのみを創作者として意匠出願Zを行った。
　意匠出願Zに類似する意匠Ｕや関連意匠V、部分意匠Wを上司のみを創作者とし
て出願。

以上のように、「Ａの着想がなかったらあんた絶対に考え付かんかったやん！」というのを
平然と自分の名前で出願します。
本来であれば発明者らとブレインストーミングを行い、他の方法でも出願できないか等、
網羅的な出願を検討すべきかと思いますが、それを行わず、発明者への展開もないまま、
上司の上に確認を取って即出願です。
他でもどなたか似たような質問をされていましたが、発明者について明文化された規定が
ない以上どうしようもないのでしょうか？
知財としては現在２人のみで、私は知財経験、社会人経験共に浅いため、ほぼ、上司の決
定＝知財の決定です。
今は発明表彰規定が整備されていないためそれほど問題とはなっていませんが（私としては
周りから愚痴を言われるので大問題ですが　汗）、発明表彰規定ができようものならば、周りの
不満が爆発しそうで怖いです。

-boya- · Accepted Answer

No.2です。
同じ部門内に知財があるんですね。
A氏の業務も分かっているという事だとすると、防衛のために特許Yや意匠U・V・Wの
申請をしたと言う事でしょうか。

上司の方は他社が特許Yや意匠U・V・Wの登録してしまった場合を危惧して、
申請したという事ですよね？

個人的には「A氏や関係者と話くらいすればいいのに」と思いますが、、、

現時点で発明表彰などがないのであれば、知的財産の戦略として知財が勝手に申請をするのも
分からなくは無いです。考えていない人の名前を勝手に使う訳にもいきませんし、
表彰が無い以上は誰の名前で登録しようとそのまま会社所有に移行して終わり。

A氏や関係者と知的財産戦略について相談/報告をした方が良いとは思いますが、
会社の知的財産戦略として防衛のために特許を申請するのであれば、
「A氏の特許」では無く、実質的には「会社の特許」になるので
A氏の意向を確認するより、防衛すべき特許/意匠を申請する事が優先されても
仕方ないという考え方は出来ないでしょうか。

A氏の着想が起源だとしても、実際に考えたのは上司であり、知的財産戦略として
申請すべきと判断したのが上司だったので、上司の名前にしたと考えると
表彰などが無い現状においては(1)も(2)も説明がつくのではないでしょうか。

ただそんな場当たり的な知的財産戦略で本当に守れるのかどうかは疑問が残りますね。

せっかく危ない点を見つけた訳ですし、上司に
「もっと網羅性の検討をしないと穴を攻められる」
と言う事で改善策を提案してみればよいのではないでしょうか？

Murasan759 · Answer

(1) 誰が共同発明者となるかについては、課題の着想を行った人と、その課題の解決手段を考えた人が別の場合は、両者が共同発明者となるのが通常です。
　上司が考えた発明における解決手段が、Ａの発明とは異なるものであっても、Ａが着想した課題があって初めて上司が発明を完成できたのであれば、Ａと上司の両者が共同発明者となります。
　ただし、課題自体は公知である場合、例えば、業界内では特に話題にはなっていなかっただけで、どこかの文献に人知れず記載されていたような場合でも、上司のみが発明者となることもあり得ます。

(2) 意匠の場合はかなり微妙ですね。少なくとも、部分意匠は、Ａのみを創作者とすべきものと思います。

社内の実務としては、職務発明規定で予約承継を規定しておけば、法律上は誰が発明しようと会社に自動的に権利が承継されますから、願書に誰を記載するかは、開発者同士の協議に委ねていることが多いかと思います。
ご質問のケースでは、道義上、上司のみを発明者や創作者として特許・意匠出願することについて、Ａの承諾ももらっておくべきかと個人的には思います。

-boya- · Answer

「上司」はA氏の上司ではなく、質問者さんの上司という事ですよね？
つまり「上司」も知的財産の仕事をされている方ですよね？

私の所では知的財産の部門の人が「こういう方法は？」というアドバイスをする事はあっても、
基本的には発明者として特許出願を行いません。

上司の申請した特許等がA氏の所属する部門で扱っている業務にかかわるのであれば、
相談をしなければA氏の所属部門での業務に影響があるのではないですか？

# 業務改善などで「他の方法にしよう」となったら、実は先に特許があって、
# 更によく見たら自分の会社の特許でびっくり、みたいな。

基本的に特許申請等は知的財産部を通る事になるのであれば、発明表彰規定を作る際は
全ての特許申請に名前を追加する（もしくは書き換えて本人にもバレないようにする）
危険性があるので、「知的財産部に所属する人は含めない」という前提が付く事に
なるんじゃないかと思います。

Murasan759 · Answer

理詰めで上司を説得していくしかないですが、その一つの理屈として、もし米国へも特許出願をされているなら、米国特許実務から攻めていくのも良いかもしれません。
日本では、出願前に発明者から予約承継がなされていれば、願書記載の発明者が法律上の発明者と異なっていても特許自体が無効になることはありませんが、米国の場合は、真正のすべての発明者が署名した譲渡証でないと特許無効になりかねません。この辺りの事情を踏まえて、日本の出願でも真正の発明者すべてを願書に発明者として記載するように社内の啓発を行うことで、その上司が将来同様のことを行いにくくするというのはいかがでしょうか。

知的財産部員が発明者となることについて

(1) 誰が共同発明者となるかについては、課題の着想を行った人と、その課題の解決手段を考えた人が別の場合は、両者が共同発明者となるのが通常です。

「上司」はA氏の上司ではなく、質問者さんの上司という事ですよね？

理詰めで上司を説得していくしかないですが、その一つの理屈として、もし米国へも特許出願をされているなら、米国特許実務から攻めていくのも良いかもしれません。

No.2です。

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