日米両方で特許を取得することにつきまして

Question

私は日本で特許を出願してある者です。審査請求はまだ
していません（出願したばかりなので）。
米国在住なので、米国でも出願しようと考えておりますが、日本でだけで取ってしまえば、米国では必要ないのではないか、という疑問につきあたりました。
といいますのは、ＵＳＰＴＯの説明の中で取得にあたっての条件に
「既に他の国で特許がまだないもの」
や知られていないこと、ということが書いてあります。
つまり、自分が既に日本で取っていれば、米国では他に誰も特許をとることができない・・・
米国で取得してもしなくても、既に日本で誰か（この場合自分）が取ってしまっていれば、他の誰かが申請しても拒絶される理由になるということですよね？
また以前のどなたかの投稿の中で
「侵害とは、その発明を第３者が「実施」すること」
と、ありましたので、自分が企業に依頼するなりして
実施するぶんには侵害に当たらないということですよね？
特許はお金がかかるので、申請の前に一度確認したいと思いまして、質問させていただきます。
ご回答よろしくお願い致します。

tatsumi01 · Accepted Answer

No. 1 のものですが、お礼での追加質問に関しまして。前にも書いた通り素人の発言ですので、正確なところは弁理士さんの助言を受けて下さい（米国にも出願されるそうですので、弁理士さんが付いておられるでしょう）。

発明には新規性と進歩性が必要です。進歩性とは早く言えば「人類に役に立つ」ということです。新規性は「今まで誰も知らなかった」ということです。

gingerroot の日本出願の内容に新規性はあると仮定します。しかし、その出願内容は米国では知りようがありませんから、gingerroot さんの日本出願後に米国で他の人 (たとえば foo さん) から同じ内容が出願されれば、foo さんの出願に新規性が成立します。gingerroot さんが、同じ発明を日本で出願しているといってもダメです。

ただし、日本では公開制度を採用していますから出願後1年半で出願は公開されます。その時点で新規性はなくなり、米国で fooさんが出願しても特許として成立させない武器が手に入ります。

なお、他の方が書かれているように優先権主張ができますから、gingerroot さんが、日本出願から1年以内に米国に出願すれば、日本での出願日と同じ年月日で米国に出願したことになります。そうすれば fooさんが gingerroot さんの日本出願より後で出願しても gingerroot さんの勝ちになります。

細かいことを言うと米国は先発明主義ですから、fooさんの発明日が gingerroot さんの出願より早ければ fooさんの勝ちです。gingerroot さんが先発明である (日本出願日より前に発明しているから権利がその日まで遡る) と米国で主張できるかどうかは、専門家にお尋ね下さい。

noname#22689 · Answer

先願主義と先発明主義

ＷＩＰＯで検討された特許調和条約の草案では、先願主義を採用していた。
1994年1月、米国商務省ブラウン長官より「米国は先発明主義を堅持」との発言がなされて以来、先願主義を基調とする制度調和の議論は凍結。 
↑
此処にあるように「米国では、未だ先発明主義」に依って特許が与えられる。

但し、特許権の及ぶ範囲は国単位だから、日本で先に特許を取った場合(他のひとは、米国での先発明で無ければ)、米国での特許は取れない。併し、米国での特許申請がなされて居なければ、米国内での製造販売は可能では無いかと思うが…

noname#19633 · Answer

＞米国在住なので、米国でも出願しようと考えておりますが、日本でだけで取ってしまえば、米国では必要ないのではないか、という疑問につきあたりました。

特許の世界は属地主義と言って、Ａ国での特許権はＢ国には及びません。アメリカで権利を独占したければ、アメリカで特許を取らなければなりません。

＞私は日本で特許を出願してある者です。審査請求はまだ
＞していません（出願したばかりなので）。

出願してからどれぐらい経つのかが大切なポイントになりますので、補足をお願いします。特に、(1) １年経っているのか、(2) 出願公開はされているのか否か、が非常に大切です。

＞といいますのは、ＵＳＰＴＯの説明の中で取得にあたっての条件に
＞「既に他の国で特許がまだないもの」
＞や知られていないこと、ということが書いてあります。

これ↓のことですか？

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent. 
A person shall be entitled to a patent unless - 
(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or 
(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or 
・・・・

＞米国で取得してもしなくても、既に日本で誰か（この場合自分）が取ってしまっていれば、他の誰かが申請しても拒絶される理由になるということですよね？

特許が取られている＝発明の具体的な内容が公開されている＝刊行物に記載されている（described in a printed publication）→新規性がない→拒絶される　という理屈です。

でも、日本で特許出願をしていても、公開されるのは原則として出願から１年６か月経過後ですから、日本の出願が公開される前にアメリカに出願していれば、アメリカで特許を取ることは可能です。（もちろん新規性・進歩性等の特許要件を満たしていることが大前提です。）

余談ですが、日本では、出願人がもっと早く公開したいと思ったら、１年６か月待たずに出願公開を請求することも可能です。（特許法第６４条の２　出願公開の請求）

また、特許の世界には「優先権主張制度」というものが存在します。パリ条約加盟国のいずれかの国（Ａ国）に出願してから１年以内に優先権主張をして他の同盟国（Ｂ国）に出願すれば、Ｂ国での審査における新規性や進歩性の判断は、Ａ国に出願した時を基準に行われます。つまり、甲さんがＡ国で出願した後すぐに乙さんがＢ国で同じ発明の特許出願をしても、甲さんが１年以内に優先権主張をしてＢ国で出願すれば、甲さんの方に優先権があるということです。

gingerrootさんのケースにあてはめると、日本での出願から１年を経過していないのであれば、優先権主張をしてアメリカで出願してください。日本での出願から１年を経過して、でもまだ日本で出願公開がされていないのであれば、一刻も早くアメリカで出願してください。日本ですでに出願公開がされているのでしたら、同じ発明についてアメリカで特許を取ることはできないことになります。

但し、刊行物公知の場合だけではなく、公然実施の場合も、外国で実施されていれば新規性無しという判断が下される国も多いです。例えば、甲さんがＡ国で出願して、その出願が公開される前にその発明を実施してしまっていたら、日本で優先権主張せずに出願した場合には、外国で公然実施されているという理由で拒絶されることになります。もちろん、甲さんのＡ国での出願後（公開前）に乙さんが偶然同じ発明をＢ国で実施していた場合にも、甲さんが日本で優先権主張せずに出願した場合には特許になりません。従って、優先権主張出願をすることには大きな意味があるということにもなります。

＞また以前のどなたかの投稿の中で
＞「侵害とは、その発明を第３者が「実施」すること」
＞と、ありましたので、自分が企業に依頼するなりして
＞実施するぶんには侵害に当たらないということですよね？

企業に依頼して日本で製品を作ってもらって日本で販売してもらうということでしたら、特許が取れれば問題ありません。（その企業に利益の何割かを持って行かれるでしょうが。）　しかし、特許を取れることが大前提です。すでに他人が特許出願済だったということも考えられないわけではないので、慎重に事を進めて下さい。アメリカで製造販売する場合も（アメリカに出願するか否かに拘らず）同じです。実施する際に気をつけるのは、他人がその国で特許を取っているか否かです。自分も含めて誰かが外国で特許を取っているか否かは関係ないです。

また、上述のように日本の特許権は日本以外の国には及びませんので、外国に出願しておかないと、外国企業に真似され放題になるという事態も考えられないわけではありません。同じ製品が外国で製造販売されているのを旅行者が買って自分で使うために日本に持ち帰ることは阻止できないことになります。（外国企業が日本で販売（製造・輸入）することは阻止可能です。）

oo14 · Answer

日本に出願して同日審査請求をしたとしても、早期審査を請求しなければ、１年半後に公開され、それ以降に査定されたものが登録されると、３年間分の登録料を払うことで大体３ヶ月以内に登録公報が発行されます。（経過情報なんかが特許が登録された。という事実が少し早く公表されることがありますが、内容がわかるのは公報になります。）その辺を考えてか、なんなのか、日本の審査官は拒絶理由として、平成５年以前のテキスト化されていない特許出願でかつ、IPDLで検索できない公開公報を何例かと米国特許を持ち出される審査官がおおいようなきがします。
アメリカもやっとこさ、世界各国とほとんどレベルがあいましたので、先願と公開は歩調があっています。
ただいまだに世界がいう特許の効力は領土が関係します。日本で取っておれば、日本という、その敷地内だけです。上空を飛んでいる飛行機のなかでは権利がおよびません。まして米国までは。
日本で出願してから１年以内なら、米国でも（条約で取り決めをしている国に限りますが）出願できます。普通、特許権ていうのは、出願してから２０年の権利ですが、この１年以内の期間は権利内で計算されることになっていますので、ぎりぎりの日にちで日本に出される米国（欧州も）の方が多いです。当然日本の方も、米国に出願するとき、（ワシントンD.CのUSPTOのそばにいる）日本の依頼者の代理人は、依頼者の意向がなければ、そのように行動されているようです。質問者さんは米国在住ということなので、審査官の軽い疑問に、面談で受け答えできるようなところにおられたら、日本の特許はすでに登録されているなどという事実をうったえれば、米国特許もとりやすいかもしれません。
ちなみに、どこかの国で取られた特許権は、自分の住んでいる国で特許権がとられてなければ、公然知られたことですので、特許はとれませんが、実施することについては、侵害というような問題がないということですよ。（近年のインターネットの急激な進歩のため、知識のレベルでは国境も、時間もなくなったような現状ですが。）特許という概念も先に発表したほうが勝ちという意味では似てますが、ネット公開は特許の世界では公知を意味します、また先発明主義という米国の過去の主張も、地球人の公平という観点から、完全にマイナーな理屈になっていますので、念のため。

tatsumi01 · Answer

素人なので黙っていようと思いましたが、どなたからも回答がありませんので。法律的に正確なところは弁理士などに相談して下さい。

(1) 日本で特許を出願しても、公開するまでは米国では公知例になりませんね。gingerroot さんが米国に出願せずにいて、公開前に米国で他の人から出願されたらどうしますか。公開された後なら他人の特許申請に対して武器になるでしょう。

(2) 米国で特許になっていなければ、米国で誰かが製品化したところで（gingerroot さんが依頼したとしても）実施料は貰えないと思います。日本に輸入されたら、その時点で権利を行使することは可能だと思いますが。

日米両方で特許を取得することにつきまして

No. 1 のものですが、お礼での追加質問に関しまして。

先願主義と先発明主義

＞米国在住なので、米国でも出願しようと考えておりますが、日本でだけで取ってしまえば、米国では必要ないのではないか、という疑問につきあたりました。

日本に出願して同日審査請求をしたとしても、早期審査を請求しなければ、１年半後に公開され、それ以降に査定されたものが登録されると、３年間分の登録料を払うことで大体３ヶ月以内に登録公報が発行されます。

素人なので黙っていようと思いましたが、どなたからも回答がありませんので。

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