国際特許を必ず取らなければ？？

Question

教えてほしいことがあります。

ある特許を国内で出願しましたが、
海外はまったく出していません。

しかし、商品化され、国内で販売していますが、
国内の商社が、海外で販売したいと
取引を望んでいます。
そこで、海外は出していないので、
特許を侵害されないか心配です。

おそらく、海外でもこのような商品は
まったくないと思われます。

すぐに国際特許を出す余裕がなければ、
どのような対策をすればよいでしょうか。
また、国際特許は必ず必要となってきますか？
（海外での販売も視野に入れています）

出願中での場合、コピー商品を作って、
逆輸入で販売されたら手立てはないのでしょうか？
（権利化されたら輸入販売できない法律がありますよね）

よろしくお願いします。

keyguy · Accepted Answer

状況がはっきりしてきたので話は単純です

・輸入も含めて国内における公開後から権利取得までにうけた侵害については警告したほうが良い
・輸入も含めて国内における公開後から権利取得までにうけた侵害については権利取得後損害賠償請求できる
・公開までに受けた侵害については損害賠償の請求権はない
・輸出する予定があるのならば権利を失う前にその国を指定国にしてPCT出願する
・外国に出願しないで輸出する場合には最悪日本で認定される公知が適用されずに特許使用料を払わされることを覚悟しなければならない

独力で出願したのならば既に行っていると思いますが
手続きの細かい点や微妙な点については特許庁や発明協会に電話してください
一人の審査官や相談員を信用しないで何度か確認してください
意見が一致していても微妙な点については半分しか信じないほうが良いでしょう

Phoenix1990 · Answer

補足を拝見しました。

＞現状では、まだ一年経っていないので、必然的に公開もされていません。
＞それでも、販売をしていれば、海外では、公知の事実として特許にならないのでしょうか？

　先の出願から１年経っていなければ、パリ優先権主張をして諸外国に別々に出願することもできますし、国内優先権主張を伴うＰＣＴ出願（諸外国を指定国にする）をすることもできます。だから最初に１年経つのかどうか尋ねたんです。

　それと、どうもapollonさんは、海外に輸出したい（海外で特許を取りたい）という観点の話と、模倣製品の国内での販売（海外からの輸入も含めて）防止という観点の話とがごっちゃになってしまっているようですけど、そこはきちんと分けて考えて下さい。

　輸出したいんでしたら、その製品がその国で成立している特許権を侵害しないかどうかという問題が一番大切です。すでに同じ発明がその国で出願されていたり特許されていたりしたら、逆に特許権侵害として訴えられます。
　同じ発明がまだ出願されていないのならば、輸出後に他人が模倣するのを防止するために特許を取得しておくべきでしょう。

　ただ、ANo.6には「ヨーロッパの場合がもっとも特許になりにくいが最悪公知は認められ輸出のさい特許使用料を確実に払わなくてすむので出していたほうが良いでしょう」と書かれていますが、公知にするために出願するというのは無意味です。外国で公開される前に日本で公開公報が発行され、刊行物公知となります。刊行物公知はアメリカでさえ新規性喪失の対象となります。しかも、ヨーロッパではすでに日本で販売されていることで公知になりえます（これについては最後に説明します）から、これから他人が同じ発明の特許を取ってしまうということは許されず、そのようなケースの特許使用料の支払いまで考える必要はありません。
　（ただし、apollonさんの国内出願より前にすでに他人が同じ発明についてヨーロッパで特許出願していてそれが特許になったら当然apollonさんの方が侵害となりますので、特許使用料を支払う必要が生じてきます。）

　逆に、海外からの輸入については、ご自分がすでに出願済なのですから、公開されれば補償金を請求することが可能になります。ただし、権利行使は特許になってからですが、それについては特許カテの過去の質問からおわかりのようですね。

＞少なくとも、海外で勝手に作られることは、権利の及ばないことなんでしょうか？

　その国でapollonさんを含めて誰もその発明の特許を取っていなければ、その国で誰に実施（製造）されても文句は言えません。ただ、apollonさんが特許を取っている国に他人がその製品を輸出（日本の場合には輸入）する行為は、特許権侵害となります。

　なお、出願しただけでは特許にならないことはもちろんご存知ですよね？　もう出願審査請求は行ったんですか？　まだでしたら、４月から審査請求料金が２倍になりましたけど、どの出願にどの料金が適用されるかご存知ですか？

　１年以内ならばパリ優先権主張をして諸外国に出願したり国内優先権主張を伴うＰＣＴ出願（諸外国を指定国にする）したりできるなどということは、基本中の基本です。それも知らずにこのサイトでこのような質問をしてるところから推察すると、apollonさんは特許事務所に依頼せずに自力で特許出願されているのでしょうね。特許事務所にかかる費用を節約したかったと考えてよろしいでしょうか？

　そうだとすると、外国に出願するということは、外国語に翻訳する必要があるということをおわかりでしょうか？　翻訳代はかなり高くつきますよ？　大丈夫ですか？

　また、各国での審査過程での連絡（拒絶理由の通知等）はその国の言語で発送されるし、それに対する応答のその国の言語で行わなければならないということも、おわかりでしょうか？　そして、国によって微妙に法律も審査基準も違います。（だからと言って新規性の基準が日本と全く違うなんて国はありませんけど。）これまでのやり取りを拝見していると、apollonさんは特許に関してはほとんど素人同然とお見受けしましたが、適切な応答をする自信がおありなんですか？

　さらに、国によっては国内にも代理人を置くことが要求されることもあります。特許事務所に依頼した方がよろしいんじゃありませんか？

　ところで、No.6に「国内の特許法を参照されていますがこれは外国特許の話なので意味がありません」などと書かれていますが、日本の法律や審査基準は世界各国のものと歩調を揃えようとしているものです。
　平成１０年法の特許法第２９条で「次に掲げる発明を除き」の「発明」に該当するのは、次のようになっていました。
１．特許出願前に日本国内において公然知られた発明
２．特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
３．特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明

　No.5に書いたものと見比べるとおわかりかと思いますが、現行法では１号、２号の中の「又は外国」という部分が加わりました。つまり、以前は外国での公知／公然実施はその発明が日本で特許される妨げにならなかったんですけど、諸外国（特にヨーロッパ）と歩調を揃えるために、現行法のように変わったんです。これは世界的な傾向です。むしろアメリカだけが特殊なんです。apollonさんや閲覧されている皆さんは、勘違いなさらないようにお願いします。

keyguy · Answer

現状では、まだ一年経っていないので、 
必然的に公開もされていません。：
公開前に侵害された特許については輸入されても対抗できません
公開後は権利取得後に賠償請求できます
警告をしていれば有利になります

それでも、販売をしていれば、 
海外では、公知の事実として特許に 
ならないのでしょうか？：
なる場合もあるしなら倍場合もあります
認定と運用の問題です
技術範囲の認定を裁判官または陪審がどう判断するかです
その国で誰かが特許を出して公知でないと認められればその国に日本国内の権利者が輸出する場合に特許使用料を払わなければなりません

少なくとも、海外で勝手に作られることは、 
権利の及ばないことなんでしょうか？：
海外では国内法は適用されません
アメリカは成立しかかった世界特許を拒否したし
弁護士の利権である先発明主義を維持するつもりです

1年未満ならば早くPCT出願すればいいのです
それにより手続きの時間的余裕ができます

輸出するつもりがなくて海外で特許侵害されるのは問題ないのであれば放置していてもかまいません
輸入品には国内法が適用されるのであなたが輸出したものでない限り逆輸入を権利取得後阻止できます

アニータに国際派敏腕弁護士が軽くあしらわれたように海外では日本の国内法は通用しません

keyguy · Answer

日本の特許法と解釈運用は海外では適用されません
No.5で国内の特許法を参照されていますがこれは外国特許の話なので意味がありません
アメリカは先発明主義ですし日本あるいは他国のの公知がアメリカ国内の公知にならない可能性もあります
実際、公知な技術に対して和解金を払っている日本企業もあります
アメリカでは技術無知の陪審員によって判決がどうころぶか分からない場合も多いのでアメリカへの出願は防衛上からも必要です
そして訴訟費用は訴えられたほうが訴訟に勝ったとしても非常に高いので訴えられないようにしなければならないのです
法整備が十分なされていない発展途上国や中国も特許使用料を確実に払わないために出願したほうがいいでしょう
これらの国は法律の運用がいいかげんなので少なくとも公知事実を確定していなければなりません
ヨーロッパの場合がもっとも特許になりにくいが最悪公知は認められ輸出のさい特許使用料を確実に払わなくてすむので出していたほうが良いでしょう

これらはその国に輸出するかどうかや費用対効果がどうかで決めればよいでしょう

No.1で
「ただし国内で出願していると時期によっては公知だとみなされ特許にならない国もあります」 
と書いているのをNo.5の人は読んでいないようですね

Phoenix1990 · Answer

まず最初にお伺いしておきたいのですが、apollonさんがされている国内出願はいつされたものなのでしょうか？
　１年以上前のものであれば、優先権主張出願することはできませんし、国際出願することもできません。
　そこのところをはっきりさせていただきたいと思います。

　また、No.1の方は
「ただし外国で誰かが特許を出していなければ国内とは独立して出すことができます
早く出したほうがいいでしょう」
と仰っていますが、apollonさんがされている国内出願がすでに出願公開されてしまっていれば、すでに「公然知られた発明」又は少なくとも「公衆に利用可能となった発明」ということになってしまいますし、何よりも、質問文には「商品化され、国内で販売しています」と書かれていますので、「公然実施をされた発明」となってしまいます。

　国内法でも、特許法第２９条第１項第３号を見ればわかるように、このような発明は特許を受けることができないものと見なされます。

「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 

１．特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
２．特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
３．特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」

　つまり、１～３に該当する発明は特許を受けることができません。

　諸外国においても、基本的には同様の法律となっています。従って、日本での最初の出願からすでに１年以上経過していてすでに日本で実施され又はすでに日本で出願公開されていれば、外国で別途出願しても特許されることはないとお考え下さい。

　他方、日本での最初の出願から１年経過していないのであれば、１年経過する前に、少なくとも取引先の商社が販売したいと考えている国にパリ優先権主張出願するか又は当該国を指定国とした国際出願（ＰＣＴ出願）するかのいずれかの手続をお取り下さい。

> 出願中での場合、コピー商品を作って、
> 逆輸入で販売されたら手立てはないのでしょうか？

　これについては、特許法第６５条（出願公開の効果等）をご覧下さい。

「特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。」

　これ以上の詳細については、素人の無責任回答が野放しになっているこのようなサイトで相談するのではなくて、きちんとした専門知識を持った特許事務所の方に相談されることを強くお勧めします。

keyguy · Answer

ヨーロッパ、アメリカ、中国、韓国、台湾は特に出していたほうがいいという意味です
PCTを取れる期間内ならば取りたい国すべて指定国にして出すべきです
過ぎていたら各国個別に特許申請すべきです

keyguy · Answer

もしPCT出願していないのならば優先日（通常出願日）より1年以上たっていないならば今から手続きすればいいのですが
そうでなければ通常の出願を各国ごとにしなければなりません
ヨーロッパの場合はヨーロッパ特許庁に対して数カ国まとめて英語ですることができます
（数が多いと一ヶ国の拒絶がすべての国の拒絶となるので拒絶されやすくなりますAll　or　Nothing）
ヨーロッパ、アメリカ、中国、韓国、台湾
が問題になるでしょうね？

keyguy · Answer

PCT出願しているのであれば優先日から30(31)ヶ月以内に翻訳文を指定国についてすればいいのです
この場合は時間的な余裕ができます

keyguy · Answer

パリ条約により国内出願後1年間は優先権が認められますが1年過ぎていれば認められません
ただし外国で誰かが特許を出していなければ国内とは独立して出すことができます
早く出したほうがいいでしょう
ただし国内で出願していると時期によっては公知だとみなされ特許にならない国もあります
1年以上足っているのならば一国も早く出願したほうがいいでしょう
そうしないと自分の特許に金を払わないといけない状況もあります

国際特許を必ず取らなければ？？

状況がはっきりしてきたので話は単純です

補足を拝見しました。

この回答への補足

現状では、まだ一年経っていないので、

この回答への補足

日本の特許法と解釈運用は海外では適用されません

この回答への補足

まず最初にお伺いしておきたいのですが、apollonさんがされている国内出願はいつされたものなのでしょうか？

この回答への補足

ヨーロッパ、アメリカ、中国、韓国、台湾は特に出していたほうがいいという意味です

もしPCT出願していないのならば優先日（通常出願日）より1年以上たっていないならば今から手続きすればいいのですが

この回答への補足

PCT出願しているのであれば優先日から30(31)ヶ月以内に翻訳文を指定国についてすればいいのです

この回答への補足

パリ条約により国内出願後1年間は優先権が認められますが1年過ぎていれば認められません

この回答への補足

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　補足を拝見しました。

　まず最初にお伺いしておきたいのですが、apollonさんがされている国内出願はいつされたものなのでしょうか？